'preferably' oder 'preferable'?

[pak]

Sitze gerade über einer selbstgebastelten englischen Anspruchsfassung. Ich möchte in einen Anspruch bevorzugte Ausführungsformen einbinden ("vorzugsweise", "besonders bevorzugt"). Habe dabei Probleme mit dem Englischen. Was ist richtig?

"... a device, preferable a modular device, ..."

oder

"... a device, preferably a modular device, ..."

Ich tendier zur ersten Lösung, da es sich hierbei nicht um ein Adverb (preferably) sondern um ein Abjektiv (preferable) handelt, oder?

Einfacher ist es mE im folgenden Fall:

"... a device, said device preferably being a modular device, ..."

Hier müsste das Adverb (preferably) verwendet werden, oder?

Danke für Eure Tipps

pak

 

[grond]

"Bevorzugt" ist in dem Fall ein Adverb, es muss "preferably" heißen.

 

[pak]

"Bevorzugt" ist in dem Fall ein Adverb, es muss "preferably" heißen.

Hallo grond,

also: "... a device, preferably a modular device,..."?

Hat sich auch für mich besser angehört ;-)

Zusatzfrage:
Was hältst Du von "most preferably" für die "besonders bevorzugte" Ausführungsform innerhalb eines Anspruchs?

Gruß
pak

 

[grond]

also: "... a device, preferably a modular device,..."?

Ja. Kannst ja nachher mal den gesamten Anspruch hier zum gemeinsamen Kontrolllesen veröffentlichen... )

Es ist übrigens deshalb kein Adjektiv, weil es nicht zwischen Artikel und Hauptwort steht und weil im Deutschen keine Kongruenz besteht (ein bevorzugtes Gerät).

Zusatzfrage:
Was hältst Du von "most preferably" für die "besonders bevorzugte" Ausführungsform innerhalb eines Anspruchs?

Kommst Du mit der erlaubten Anzahl Ansprüche nicht hin? Sprachlich wäre das sicherlich korrekt, allerdings ist es ein Superlativ, "noch bevorzugter" ginge nicht mehr, was in den USA sicherlich Probleme bereiten könnte. Dann müsste das und nichts anderes Best-mode sein. Ich habe derlei auch noch nie in US-Anmeldungen bewusst gesehen. Tendenziell würde ich also zur Vorsicht raten.

 

[Kandidat0815]

"more preferably"

wäre eine Lösung.

mfg
Kandidat0815

 

[Alex:jura]

Ich stimme Ground zu. Insbesondere in USA machen Wertungen Probleme. Ich gehe auch nur noch hin und sage "in einer Ausführungsform; in einer weiteren Ausführungsform" hört sich für mich auch besser an.
Ich glaube die Superlativausführungen stammen noch aus einer Zeit als ein Patent noch zum technischen Fortschritt beitragen musste.

LG
Alex

 

[pak]

"more preferably"
wäre eine Lösung.

Danke für den Tipp!

Kommst Du mit der Anzahl der Ansprüche nicht hin?

Ja, seit der Erhebung der besonders hohen zusätzlichen Anspruchsgebühren beim EPA bin ich regelmäßig am "Schachteln".

Gibt es hierzu eigentlich schon Erfahrungen, ob das EPA diese Schachtelung, die ja eigentlich nicht stattfinden soll, bei der Berechnung der zusätzlichen Anspruchsgebühren durchgehen lässt? Können die zusätzlichen Anspruchsgebühren bei der Erteilung eigentlich nachberechnet werden, wenn man die Anzahl der Ansprüche im Prüfungsverfahren erhöht bzw. erhöhen muss?

Gruß

pak

 

[Groucho]

Können die zusätzlichen Anspruchsgebühren bei der Erteilung eigentlich nachberechnet werden, wenn man die Anzahl der Ansprüche im Prüfungsverfahren erhöht bzw. erhöhen muss?

Aber sicher! siehe Regel 71(6) EPÜ

 

[grond]

Ja, seit der Erhebung der besonders hohen zusätzlichen Anspruchsgebühren beim EPA bin ich regelmäßig am "Schachteln".

Gibt es hierzu eigentlich schon Erfahrungen, ob das EPA diese Schachtelung, die ja eigentlich nicht stattfinden soll, bei der Berechnung der zusätzlichen Anspruchsgebühren durchgehen lässt?

Da gibt es eine Entscheidung, die eine Erhebung von Anspruchsgebühren auf Passagen der Beschreibung, die offensichtlich als Unteranspruch formuliert wurden, um sie notfalls in den Anspruchssatz aufzunehmen, verbietet. Ist also kein Problem.

Wie schon korrekt beantwortet wurde, werden zusätzliche Anspruchsgebühren fällig, wenn bei Erteilung die Zahl der Ansprüche gegenüber der Anmeldung erhöht wurde. Ich habe jedoch nicht mehr genau im Kopf, ob nur die Zahl der Ansprüche betrachtet wird, oder geprüft wird, welche Anspruchsgegenstände hinzugekommen sind. Ich meine Letzteres. Soll heißen: ich streiche drei ursprünglich vorhandene Ansprüche und füge drei neue hinzu, dann muss ich auch drei zusätzliche Anspruchsgebühren zahlen.

Was das Problem der Wertungen angeht: wenn man keine Wertung macht, kann einem das natürlich in Europa Probleme bereiten, weil man die Auswahl der wesentlichen Erfindungselemente ja nicht nachträglich treffen darf. Eine technische Lehre muss schon vorhanden sein. Ich warte auf den Tag, an dem eine Beschwerdekammer entscheidet, dass eine Beschreibung, bei der jedes Merkmal hypothetisch gestellt ist, wie das in US so üblich ist, keine technische Lehre offenbart, weil der Durchschnittsfachmann nicht alle 2^n Kombinationen probeweise ausführen wird. Am liebsten sind mir hierbei immer Ansprüche wie:

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter enthaltend Merkmal X.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter enthaltend Merkmal X-nicht.

Der Schutzbereich von Anspruch 3 ist also die Umkehrung des Schutzbereiches von Anspruch 2, bzw. die Vereinigung der Schutzbereiche von Anspruch 2 und 3 ist gleich dem Schutzbereich von Anspruch 1. In dem Fall kann man beide Ansprüche in die Tonne treten, weil keine Auswahl getroffen wird und eine Abgrenzung über einen der beiden Ansprüche über Art. 123 unmöglich wäre. Das kapieren Amis und Asiaten leider regelmäßig nicht. Einmal wurde mir sogar gesagt, ich solle die Ansprüche drin lassen, weil sie den Kern der Erfindung angäben. Aha...

 

[Gunk]

Wie schon korrekt beantwortet wurde, werden zusätzliche Anspruchsgebühren fällig, wenn bei Erteilung die Zahl der Ansprüche gegenüber der Anmeldung erhöht wurde. Ich habe jedoch nicht mehr genau im Kopf, ob nur die Zahl der Ansprüche betrachtet wird, oder geprüft wird, welche Anspruchsgegenstände hinzugekommen sind. Ich meine Letzteres. Soll heißen: ich streiche drei ursprünglich vorhandene Ansprüche und füge drei neue hinzu, dann muss ich auch drei zusätzliche Anspruchsgebühren zahlen.

Der Vorteil bei derartige Verschachtelungen ist imho, dass man ja erst bei Erteilung nachzahlen muss. Bis dahin weiss man häufig besser, was patentfähig und/oder wichtig ist und kann leichter Ansprüche streichen als am Anfang.

Was das Problem der Wertungen angeht: wenn man keine Wertung macht, kann einem das natürlich in Europa Probleme bereiten, weil man die Auswahl der wesentlichen Erfindungselemente ja nicht nachträglich treffen darf. Eine technische Lehre muss schon vorhanden sein. Ich warte auf den Tag, an dem eine Beschwerdekammer entscheidet, dass eine Beschreibung, bei der jedes Merkmal hypothetisch gestellt ist, wie das in US so üblich ist, keine technische Lehre offenbart, weil der Durchschnittsfachmann nicht alle 2^n Kombinationen probeweise ausführen wird.

Nun, ganz so einheitlich üblich ist das in den USA nicht - auch hier gibt es ja das enablement requirement, also muss durchaus ein Ausführungsbeispiel in ausführbarer Weise beschrieben werden. Dass dieses Ausführungsbeispiel dann nur als eine Möglichkeit dargestellt wird und bei anderen Varianten ganz andere Elemente vorhanden sein können, dürfte der Ausführbarkeit keinen Abbruch tun.

Am liebsten sind mir hierbei immer Ansprüche wie:

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter enthaltend Merkmal X.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter enthaltend Merkmal X-nicht.

Der Schutzbereich von Anspruch 3 ist also die Umkehrung des Schutzbereiches von Anspruch 2, bzw. die Vereinigung der Schutzbereiche von Anspruch 2 und 3 ist gleich dem Schutzbereich von Anspruch 1. In dem Fall kann man beide Ansprüche in die Tonne treten, weil keine Auswahl getroffen wird und eine Abgrenzung über einen der beiden Ansprüche über Art. 123 unmöglich wäre. Das kapieren Amis und Asiaten leider regelmäßig nicht. Einmal wurde mir sogar gesagt, ich solle die Ansprüche drin lassen, weil sie den Kern der Erfindung angäben. Aha...

Das verstehe ich nun nicht. Warum soll man nicht, wenn man die Ansprüche so hat wie oben, sich auf eine der Varianten einschränken können? Es sind doch beide Varianten ursprünglich offenbart? Ggfs. müssen dann halt Ausführungsbeispiele, die zur anderen (gestrichenen) Variante gehören, aus der Beschreibung gestrichen oder als nicht zur Erfindung gehörend gekennzeichnet werden...

Gruß

Gunk

 

[grond]

Der Vorteil bei derartige Verschachtelungen ist imho, dass man ja erst bei Erteilung nachzahlen muss. Bis dahin weiss man häufig besser, was patentfähig und/oder wichtig ist und kann leichter Ansprüche streichen als am Anfang.

Prinzipiell wäre es ja mit dem EPÜ2000 auch möglich, überhaupt keine Ansprüche bei der Anmeldung zu haben, allerdings müsste man dann zur Recherche einen solchen angeben. Man könnte also mit einem kleinen Anspruchssatz anfangen und ggf. im Prüfungsverfahren oder bei Erteilung eine Anzahl Unteransprüche hinzufügen.

Nun, ganz so einheitlich üblich ist das in den USA nicht - auch hier gibt es ja das enablement requirement, also muss durchaus ein Ausführungsbeispiel in ausführbarer Weise beschrieben werden.

Ja, aber ich sehe da immer nur, das wirklich jedes Verb zu "may ..." gewandelt wird. "Bloß nicht festlegen!" scheint da die oberste Devise zu sein. Das Enablement requirement dürfte dadurch nicht berührt werden, da ja in diesem Stil ein Ausführungsbeispiel beschrieben wird. Nur ist da halt wirklich jedes einzelne Merkmal optional.

Das verstehe ich nun nicht. Warum soll man nicht, wenn man die Ansprüche so hat wie oben, sich auf eine der Varianten einschränken können? Es sind doch beide Varianten ursprünglich offenbart?

Es ist halt keine der beiden Varianten als erfindungswesentlich offenbart. Wenn Du nun eine der beiden im Prüfungsverfahren angesichts des Standes der Technik als Abgrenzung auswählst, definierst Du die Erfindung erst im Nachhinein, erweiterst also die ursprüngliche Offenbarung. In anderen Worten: bis Dir der Prüfer nachgewiesen hat, dass Variante 1 bereits existiert oder nahelag, war es offensichtlich egal, ob man es nach Variante 1 oder 2 ausführt. Jetzt soll das Merkmal plötzlich wesentlich sein und die Erfindung definieren?

 

[grond]

Der Vorteil bei derartige Verschachtelungen ist imho, dass man ja erst bei Erteilung nachzahlen muss. Bis dahin weiss man häufig besser, was patentfähig und/oder wichtig ist und kann leichter Ansprüche streichen als am Anfang.

Prinzipiell wäre es ja mit dem EPÜ2000 auch möglich, überhaupt keine Ansprüche bei der Anmeldung zu haben, allerdings müsste man dann zur Recherche einen solchen angeben. Man könnte also mit einem kleinen Anspruchssatz anfangen und ggf. im Prüfungsverfahren oder bei Erteilung eine Anzahl Unteransprüche hinzufügen.

Nun, ganz so einheitlich üblich ist das in den USA nicht - auch hier gibt es ja das enablement requirement, also muss durchaus ein Ausführungsbeispiel in ausführbarer Weise beschrieben werden.

Ja, aber ich sehe da immer nur, das wirklich jedes Verb zu "may ..." gewandelt wird. "Bloß nicht festlegen!" scheint da die oberste Devise zu sein. Das Enablement requirement dürfte dadurch nicht berührt werden, da ja in diesem Stil ein Ausführungsbeispiel beschrieben wird. Nur ist da halt wirklich jedes einzelne Merkmal optional.

Das verstehe ich nun nicht. Warum soll man nicht, wenn man die Ansprüche so hat wie oben, sich auf eine der Varianten einschränken können? Es sind doch beide Varianten ursprünglich offenbart?

Es ist halt keine der beiden Varianten als erfindungswesentlich offenbart. Wenn Du nun eine der beiden im Prüfungsverfahren angesichts des Standes der Technik als Abgrenzung auswählst, definierst Du die Erfindung erst im Nachhinein, erweiterst also die ursprüngliche Offenbarung. In anderen Worten: bis Dir der Prüfer nachgewiesen hat, dass Variante 1 bereits existiert oder nahelag, war es offensichtlich egal, ob man es nach Variante 1 oder 2 ausführt. Jetzt soll das Merkmal plötzlich wesentlich sein und die Erfindung definieren?

 

[union]

bis Dir der Prüfer nachgewiesen hat, dass Variante 1 bereits existiert oder nahelag, war es offensichtlich egal, ob man es nach Variante 1 oder 2 ausführt. Jetzt soll das Merkmal plötzlich wesentlich sein und die Erfindung definieren?

Ist das nicht recht regelmäßig der Fall?

Der Erfinder glaubt eine Erfindung für den Gesamtbereich (=Variante 1 plus Variante 2) gemacht zu haben, und muss sich leider vom Prüfer belehren lassen, dass seine "Erfindung" nur im Bereich der Variante 1 erfinderisch war.

Dann war Variante 1 tatsächlich von Anfang an wesentlich. Der Erfinder wusste es halt nicht, da er den Stand der Technik nicht kannte oder falsch interpretierte.

Und wenn nun sowohl Variante 1 als auch Variante 2 eigens offenbart sind, dann kann man sich doch ohne weiteres auf eine der beiden einschränken, oder?

 

[union]

bis Dir der Prüfer nachgewiesen hat, dass Variante 1 bereits existiert oder nahelag, war es offensichtlich egal, ob man es nach Variante 1 oder 2 ausführt. Jetzt soll das Merkmal plötzlich wesentlich sein und die Erfindung definieren?

Ist das nicht recht regelmäßig der Fall?

Der Erfinder glaubt eine Erfindung für den Gesamtbereich (=Variante 1 plus Variante 2) gemacht zu haben, und muss sich leider vom Prüfer belehren lassen, dass seine "Erfindung" nur im Bereich der Variante 1 erfinderisch war.

Dann war Variante 1 tatsächlich von Anfang an wesentlich. Der Erfinder wusste es halt nicht, da er den Stand der Technik nicht kannte oder falsch interpretierte.

Und wenn nun sowohl Variante 1 als auch Variante 2 eigens offenbart sind, dann kann man sich doch ohne weiteres auf eine der beiden einschränken, oder?

 

[grond]

Ist das nicht recht regelmäßig der Fall?

Nein, nicht, wenn es sich um komplementäre Varianten handelt. Denn, wenn sowohl X als auch X-nicht gleich gut funktionieren, kann X-nicht nicht wesentliches Merkmal sein. Selbst wenn X-nicht plötzlich tolle Vorteile gegenüber dem bekannten X bieten sollte, war ich ganz offensichtlich am Anmeldetag noch nicht im Erfindungsbesitz.

Wenn ich hingegen in den Unteransprüchen inhaltlich völlig unabhängige zusätzliche Merkmale D, E und F habe, die jeweils bestimmte Vorteile bieten, also bevorzugte Ausführungen der Erfindung sind, ist die Einschränkung auf einen der Gegenstände natürlich alltäglich und legitim.

 

[union]

Ich versteh's leider immer noch nicht, auch wenn ich kein amerikanischer Anwalt bin.

Der Erfinder hat einen Gegenstand A entwickelt und meint dieser sei neu und erfinderisch. A funktioniert gut in Verbindung mit X. A funktioniert ebenso gut in Verbindung mit nicht-X.

Ansprüche:

• A
• A + X
• A + nicht-X
  

Wenn aus D1 jetzt leider A+X schon bekannt ist (sonst aber keine andere Kombination), dann ist immerhin noch der Anspruch 3 neu, oder?

Und wenn zur Wirksamkeit von "A+ nicht-X" auch noch was in der Beschreibung steht, diese Kombination aber in keiner Weise aus D1 nahe gelegt ist, dann ist Anspruch 3 doch auch erfinderisch.

Oder warum nicht?

Es ist doch üblich, dass erst in Anbetracht des Stands der Technik klar wird, worin eigentlich die Erfindung bestand.

 

[PhD]

Seit wann steht in 123, dass man nur erfindungswesentliche Merkmale bei Änderungen aufnehmen kann? Natürlich kann man sich sowohl auf x als auch x- einschränken, da diese bei ursprünglich offenbart waren. Außerdem kann man natürlich die Erfindung erst im Prüfungsverfahren definieren, dies ist ja auch regelmäßig der Fall, denn die Erfindung (als Aufgabe und Lösung) wird ja anhand des nächsten SdT bestimmt.

Zu der Anmerkung weiter oben, nach der es statt "preferably" besser wäre, jeweils "another embodiment" zu schreiben- naja, für USA mag das angehen, vor dem EPA hätte ich da große Bauchschmerzen, sowohl was mögliche Uneinheitlichkeitseinwände als auch die Offenbarung von bevorzugten Kombinationen betrifft...

 

[Alex:jura]

Wo steht denn, dass man eine bevorzugte Variante beschreiben muss? Ich muss doch nur den Fachmann in die Lage versetzen die Erfindung nachzubilden. Auf Vorteil einer jeweiligen Ausführungsform gehe ich doch auch ein und dann ergibt sich doch welche Ausführungsform bevorzugt ist (wenn sich der Fachmann eine Prämisse stellt).
Zudem gibt es Ausführungsbeispiele, die das auch noch unterstützen.

Ich verstehe das obere Problem nicht! Wo gibt es eine Rechtsgrundlage oder eine Entscheidung hierfür.

Gruß
Alex

 

[Lysios]

Wo steht denn, dass man eine bevorzugte Variante beschreiben muss?

Ich denke, hier war US Patentrecht gemeint:

Under U.S. patent law, the preferred embodiment of an invention is "the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention."

 LINK

 

[Alex:jura]

nein! Für US ist der best mode Pflicht (siehe meinen Beitrag oben). Die vorherigen Beiträge vertraten die Auffassung, dass vor dem EPA die besonders bevorzugten Ausprägungsformen genannt sein müssen und das sehe ich diametral anders!

Gruß Alex