Hallo,
habe eine interessante Fallkonstellation:
Es wurde gegen ein Patent bereits Nichtigkeitsklage erhoben. In der 1. Instanz hat die Patentinhaberin leicht eingeschränkte Ansprüche eingereicht und auf eine weitergehende Version für alle Zeiten und gegenüber der Allgemeinheit verzichtet. Dieses Verzichtsschreiben war an das BPatG gerichtet. Im Register des DPMA steht lediglich, dass Nichtigkeitsklage erhoben wurde und die Akte beim BPatG anhängig sei. Das BPatG hat das Patent per Urteil für nichtig erklärt und die Patentinhaberin hat Berufung eingelegt. Vor dem BGH ist nicht mehr viel passiert. Vielmehr ruht das Verfahren seit gut 2 Jahren wegen angeblicher Verhandlungen und nächstes Jahr läuft das Patent aus.
Die Frage ist jetzt. Gegen welche Version muss ein weiterer Kläger seine Klage richten. Gegen die ursprünglichen erteilten Ansprüche oder gegen die eingeschränkten Ansprüche ? Busse meint dazu unter § 82, Rn 49:
"Gegenstand der Sachprüfung ist in den Grenzen der gestellten Sachanträge (Rn 51) das erteilte Patent141 in seiner jeweils geltenden Fassung, dh ggf der Fassung, die es durch ein bestandskräftig (rechtskräftig) abgeschlossenes Beschränkungs-, Einspruchs- oder früheres Nichtigkeitsverfahren erhalten hat,142 nicht die verteidigte Fassung des Patents143 (Rn 73 ff), die lediglich im Fall des erfolgreichen Angriffs gegen das erteilte Patent oder dessen Nichtverteidigung darauf zu prüfen ist, ob sie erfolgreich (auch in Hinblick auf nicht geltend gemachte Nichtigkeitsgründe, insb Ausführbarkeit und Erweiterung) verteidigt werden kann.144"
Die Frage ist jetzt, ob sich die Patentinhaberin darauf berufen kann, dass ihre Einschränkung, welche nicht im Register eingetragen ist und auch nicht durch eine neue Patentschrift veröffentlicht wurde, unter das Wort "gegebenenfalls" (siehe 2. Zeile des Zitats) fallen kann.
Lösungsansatz:
Es ist bekanntlicherweise die Nichtigkeitsklage gegen denjenigen, der im Register eingetragen ist, zu richten, auch wenn materiell jemand anderes Patentinhaber ist. Falls man dies analog auf die Patentansprüche übertragen würde oder könnte, würde daraus folgen, dass die Nichtigkeitsklage gegen die Fassung zu richten ist, die aus dem Register (und dem veröffentlichten Patent) ersichtlich ist. Da im Register nicht auf eine andere Fassung verwiesen wird und auch keine geänderte Patentschrift veröffentlicht wurde, müsste die Nichtigkeitsklage gegen die erteilte Fassung der Ansprüche gerichtet werden.
Bitte um Meinungsäußerungen.
Danke
habe eine interessante Fallkonstellation:
Es wurde gegen ein Patent bereits Nichtigkeitsklage erhoben. In der 1. Instanz hat die Patentinhaberin leicht eingeschränkte Ansprüche eingereicht und auf eine weitergehende Version für alle Zeiten und gegenüber der Allgemeinheit verzichtet. Dieses Verzichtsschreiben war an das BPatG gerichtet. Im Register des DPMA steht lediglich, dass Nichtigkeitsklage erhoben wurde und die Akte beim BPatG anhängig sei. Das BPatG hat das Patent per Urteil für nichtig erklärt und die Patentinhaberin hat Berufung eingelegt. Vor dem BGH ist nicht mehr viel passiert. Vielmehr ruht das Verfahren seit gut 2 Jahren wegen angeblicher Verhandlungen und nächstes Jahr läuft das Patent aus.
Die Frage ist jetzt. Gegen welche Version muss ein weiterer Kläger seine Klage richten. Gegen die ursprünglichen erteilten Ansprüche oder gegen die eingeschränkten Ansprüche ? Busse meint dazu unter § 82, Rn 49:
"Gegenstand der Sachprüfung ist in den Grenzen der gestellten Sachanträge (Rn 51) das erteilte Patent141 in seiner jeweils geltenden Fassung, dh ggf der Fassung, die es durch ein bestandskräftig (rechtskräftig) abgeschlossenes Beschränkungs-, Einspruchs- oder früheres Nichtigkeitsverfahren erhalten hat,142 nicht die verteidigte Fassung des Patents143 (Rn 73 ff), die lediglich im Fall des erfolgreichen Angriffs gegen das erteilte Patent oder dessen Nichtverteidigung darauf zu prüfen ist, ob sie erfolgreich (auch in Hinblick auf nicht geltend gemachte Nichtigkeitsgründe, insb Ausführbarkeit und Erweiterung) verteidigt werden kann.144"
Die Frage ist jetzt, ob sich die Patentinhaberin darauf berufen kann, dass ihre Einschränkung, welche nicht im Register eingetragen ist und auch nicht durch eine neue Patentschrift veröffentlicht wurde, unter das Wort "gegebenenfalls" (siehe 2. Zeile des Zitats) fallen kann.
Lösungsansatz:
Es ist bekanntlicherweise die Nichtigkeitsklage gegen denjenigen, der im Register eingetragen ist, zu richten, auch wenn materiell jemand anderes Patentinhaber ist. Falls man dies analog auf die Patentansprüche übertragen würde oder könnte, würde daraus folgen, dass die Nichtigkeitsklage gegen die Fassung zu richten ist, die aus dem Register (und dem veröffentlichten Patent) ersichtlich ist. Da im Register nicht auf eine andere Fassung verwiesen wird und auch keine geänderte Patentschrift veröffentlicht wurde, müsste die Nichtigkeitsklage gegen die erteilte Fassung der Ansprüche gerichtet werden.
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