US Nicht finaler US-Prüfungsbescheid mit finaler Uneinheitlichkeit

[Kurt]

Hi Forum,

folgende Situation:

1. US-Prüfungsbescheid:
Einheitlichkeit der beiden Hauptansprüche wird vom Prüfer mittels election requirement bemängelt (Anmelder soll also gefälligst einen der beiden Hauptansprüche streichen).

Bescheidserwiderung:
Überarbeitete Ansprüche und eine Argumentation pro Einheitlichkeit werden eingereicht, der (vorgeschriebene) Hilfsantrag wird auf Widerruf des Verfahrensanspruchs gerichtet.

2. US-Prüfungsbescheid (nicht final):
Bemängelung der Einheitlichkeit sowie das election requirement wird vom Prüfer aufrechterhalten und für "final" erklärt, der Verfahrensanspruch fliegt also erst mal raus.

Was sind nun die Optionen, um den Verfahrensanspruch wieder rein zu bekommen? Genügt Umformulierung des Patentanspruchs und Beantragung eines request for continuation -- oder geht der RCE-Modus hier nicht, da er für einen finalen Prüfungsbescheid vorgesehen ist (der ja hier nicht vorliegt).

Vielen Dank für Meinungen bzw. Erfahrungswerte dazu, wie der Verfahrensanspruch weiterverfolgt werden kann,

Grüße
Kurt

 

[Blood für PMZ]

Hallo Kurt,

der (vorgeschriebene) Hilfsantrag wird auf Widerruf des Verfahrensanspruchs gerichtet.

Das ist mir unklar. Du hast selbst einen Antrag auf Widerruf Deines eigenen Verfahrensanspruches gestellt? Da ist doch sicher was durcheinander geraten.

Ansonsten wäre es eigentlich die Aufgabe Deines Kollegen in den USA gewesen, Dir Vorschläge für die mögliche Weiterverfolgung zu unterbreiten, denn er und nur er kennt die Chancen, die Einheitlichkeit Deines uns unbekannten Erfindungsgedankens nach US-Recht und -Praxis durchzusetzen. Offenbar bestanden Chancen, denn schon der erste Versuch, der voll ins Rohr gegangen ist, war ja etwas verwegen. Aber dann sollte auch er sagen, ob man einen zweiten riskiert oder gleich auf divisionals setzt.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[EQE2009-Gast]

Einheitlichkeit der beiden Hauptansprüche wird vom Prüfer mittels election requirement bemängelt (Anmelder soll also gefälligst einen der beiden Hauptansprüche streichen).

War es denn nun ein restriction requirement oder ein election requirement? Der Sachverhalt klingt eher nach restriction requirement als election requirement.


Restriction requirement: Sinnvoll wäre, erst einmal mit den nicht gestrichenen Ansprüchen zu einer voraussichtlich gewährbaren Fassung zu gelangen und dann zu überlegen, ob man für die andere Anspruchsgruppe entweder eine Continuation einreicht oder einen Anspruchssatz mit nebengeordnetem Anspruch der anderen Anspruchskategorie einreicht, der die wesentlichen patentbegründenden Merkmale des gewährbaren Anspruchs aus der anderen Kategorie enthält.


Election requirement: Falls man den Prüfer für die ausgewählte species von der Gewährbarkeit eines breiten Anspruchs überzeugt, der auch die nicht ausgewählte species abdeckt, darf man auch alle Ansprüche für die nicht ausgewählte species wieder einführen.

 

[Kurt]

Danke für Eure Antworten.

Also bereits der erste Prüfungsbescheid enthielt ein "Restriction Requirement" mit gleichzeitiger Aufforderung ("requirement", "must") zur Election einer einzigen Erfindung, wobei dem Anmelder noch die Möglichkeit zur Gegendarstellung ("Traverse") freigestellt wurde. Dem Wortlaut nach also klar sowohl ein "Restriction Requirement" als auch ein "Election Requirement".

Daraufhin wurde vom Anmelder in der ersten Bescheidserwiderung natürlich argumentiert, warum die Erfindung einheitlich sei. Dennoch musste einer der beiden Hauptansprüche bereits "hilfsweise" gestrichen werden (Requirement to Elect and Restrict).

Daraufhin erging der zweite Prüfungsbescheid, in dem die Uneinheitlichkeit final festgestellt wurde, womit der zuvor "zwangs- und hilfsweise" gestrichene Verfahrensanspruch somit "final" als gestrichen gilt.

Daher also nochmal die Frage, wie der Verfahrensanspruch nun am besten wieder eingeführt werden kann.

Es besteht schon eine Idee für eine (tiefgreifende) Umformulierung beider Hauptansprüche, die dann ohne Zweifel einheitlich sein sollten. Die Gewährbarkeit dürfte danach ebenfalls gut aussehen.

Könnten die beiden neu formulierten Hauptansprüche nun zusammen mit einer RCE eingereicht werden (obwohl es kein finaler Prüfungsbescheid war), so dass auch der Verfahrensanspruch wieder geprüft werden kann?

 

[EQE2009-Gast]

Daher also nochmal die Frage, wie der Verfahrensanspruch nun am besten wieder eingeführt werden kann.

Es besteht schon eine Idee für eine (tiefgreifende) Umformulierung beider Hauptansprüche, die dann ohne Zweifel einheitlich sein sollten. Die Gewährbarkeit dürfte danach ebenfalls gut aussehen.

Könnten die beiden neu formulierten Hauptansprüche nun zusammen mit einer RCE eingereicht werden (obwohl es kein finaler Prüfungsbescheid war), so dass auch der Verfahrensanspruch wieder geprüft werden kann?

Wenn Du absolut sicher bist, dass die Umformulierung des Verfahrensanspruchs dazu führt, dass der Uneinheitlichkeitseinwand nicht mehr haltbar ist, würde ich versuchen, den geänderten Verfahrensanspruch als neuen unabhängigen Anspruch am Ende des Anspruchssatzes anfügen. Man muss keinen RCE einreichen, sondern einfach eine Erwiderung mit geänderten Unterlagen einreichen.


Der Anspruchssatz würde also aussehen wie:


1. (Currently amended) Device for ...


7. (Withdrawn / cancelled) Method for ...


10. (New) Method for ...


Das würde ich aber nur machen, wenn die US-Kollegen Deine Auffassung zur Einheitlichkeit teilen.


Und nur noch einmal zum besseren Verständnis: Auch wenn das USPTO-Formular mit Election/Restriction requirement überschrieben ist und man auch bei einer Antwort mit Traverse immer eine Auswahl treffen muss, sind restriction requirement und election requirement nicht dasselbe. Bei einem restriction requirement wird man normalerweise zur Streichung einer Anspruchsgruppe aufgefordert, bei einem election requirement zur Auswahl eines Ausführungsbeispiels, das in bestimmten Figuren dargestellt ist, wobei man anzugeben hat, welche Ansprüche sich noch auf dieses Ausführungsbeispiel lesen. Und der Unterschied ist wirklich wichtig, weil man im letzteren Fall ganz automatisch auch alle Ansprüche wieder einführen darf, die sich auf andere Ausführungsbeispiele lesen, sofern man für das ausgewählte Ausführungsbeispiel einen neuen und nicht-naheliegenden Anspruch aufstellen kann, der auch die nicht ausgewählten Ausführungsbeispiele abdeckt ("claim generic to all species"). Deine US-Kollegen können das wohl noch detaillierter erläutern.

 

[Kurt]

Besten Dank für die sehr hilfreiche Antwort.

Wenn Du absolut sicher bist, dass die Umformulierung des Verfahrensanspruchs dazu führt, dass der Uneinheitlichkeitseinwand nicht mehr haltbar ist, würde ich versuchen, den geänderten Verfahrensanspruch als neuen unabhängigen Anspruch am Ende des Anspruchssatzes anfügen. Man muss keinen RCE einreichen, sondern einfach eine Erwiderung mit geänderten Unterlagen einreichen.

Inzwischen haben sich die US-Kollegen in ähnlicher Weise geäußert. Diese haben vorgeschlagen, nun zunächst den Vorrichtungsanspruch bis zur Erteilbarkeit voranzutreiben, und anschließend einen neuen Verfahrensanspruch hinten dran zu hängen. Vorteil: man weiß dann schon, welche Merkmale für die Erteilbarkeit von Bedeutung sind und welche nicht.

Der Anspruchssatz würde also aussehen wie:
1. (Currently amended) Device for ...
7. (Withdrawn / cancelled) Method for ...
10. (New) Method for ...

Top, danke.

Und nur noch einmal zum besseren Verständnis: Auch wenn das USPTO-Formular mit Election/Restriction requirement überschrieben ist und man auch bei einer Antwort mit Traverse immer eine Auswahl treffen muss, sind restriction requirement und election requirement nicht dasselbe. Bei einem restriction requirement wird man normalerweise zur Streichung einer Anspruchsgruppe aufgefordert, bei einem election requirement zur Auswahl eines Ausführungsbeispiels, das in bestimmten Figuren dargestellt ist, wobei man anzugeben hat, welche Ansprüche sich noch auf dieses Ausführungsbeispiel lesen. Und der Unterschied ist wirklich wichtig, weil man im letzteren Fall ganz automatisch auch alle Ansprüche wieder einführen darf, die sich auf andere Ausführungsbeispiele lesen, sofern man für das ausgewählte Ausführungsbeispiel einen neuen und nicht-naheliegenden Anspruch aufstellen kann, der auch die nicht ausgewählten Ausführungsbeispiele abdeckt ("claim generic to all species"). Deine US-Kollegen können das wohl noch detaillierter erläutern.

Danke, ebenfalls sehr hilfreich, zudem genauer als es die US-Kollegen erläutert haben.

Der Prüfer schrub im ersten Prüfungsbescheid:

In accordance with 37 CFR 1.499, applicant is required to elect a single invention to which the claims must be restricted. The reply to this requirement must include (i) an election of a species or invention to be examined and (ii) identification of the claims comprising the elected invention. The requirement may be traversed (37 CFR 1.143).

Trifft dann in diesem Fall zu, was Du geschrieben hast:

Und der Unterschied ist wirklich wichtig, weil man im letzteren Fall ganz automatisch auch alle Ansprüche wieder einführen darf, die sich auf andere Ausführungsbeispiele lesen, sofern man für das ausgewählte Ausführungsbeispiel einen neuen und nicht-naheliegenden Anspruch aufstellen kann, der auch die nicht ausgewählten Ausführungsbeispiele abdeckt ("claim generic to all species")

?
Danke und Gruß
Kurt

 

[EQE2009-Gast]

Der Prüfer schrub im ersten Prüfungsbescheid: ... Trifft dann in diesem Fall zu, was Du geschrieben hast: ... ?

Aus diesem Textbaustein sieht man nicht, ob es ein election requirement oder ein restriction requirement ist. Der Bescheid muss irgendwo eine Aussage zu den unterschiedlichen Erfindungen enthalten.


Wenn es heißt:
"The application relates to the following Groups of inventions:
Group I: Claims 1-6
Group II: Claims 7-9"
ist es typischerweise ein restriction requirement (d.h. man kann nicht automatisch alle Ansprüche behalten, zu denen ein generischer Anspruch gewährbar ist).


Wenn es heißt:
"The application relates to the following Species which are patentably distinct:
Species I: Fig. 1
Species II: Fig. 2-3"
ist es typischerweise ein election requirement (d.h. man kann automatisch alle Ausführungsbeispiele beanspruchenn, zu denen ein generischer Anspruch, der sich auf die ausgewählte species liest, gewährbar ist).


In Deinem Fall dürfte es eher ein restriction requirement sein. Bei einem election requirement ist ein Traverse auch nicht empfehlenswert (und wäre hoffentlich von - guten - US-Kollegen auch nicht eingereicht worden), weil man dadurch zugesteht, dass die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Species nicht patentbegründend sein können.

 

[Kurt]

Danke Dir, ebenfalls sehr hilfreich.

Der Bescheid muss irgendwo eine Aussage zu den unterschiedlichen Erfindungen enthalten.
Wenn es heißt:
"The application relates to the following Groups of inventions:
Group I: Claims 1-6
Group II: Claims 7-9"
ist es typischerweise ein restriction requirement (d.h. man kann nicht automatisch alle Ansprüche behalten, zu denen ein generischer Anspruch gewährbar ist).

In Deinem Fall dürfte es eher ein restriction requirement sein.

Das trifft wohl zu, da sich tatsächlich ein Text findet wie folgt:

The application contains the following groups of inventions which are not so linked as to form a single general inventive concept under PCT Rule 13. 1.

[bei einem restriction requirement kann man] nicht automatisch alle Ansprüche behalten, zu denen ein generischer Anspruch gewährbar ist

Uih. Was bedeuten wie in Marmor gemeißelte Satz?

"Man kann zwar alle Ansprüche behalten, zu denen jeweils ein generischer Anspruch gewährbar ist, aber nicht automatisch, sondern erst nachdem man einen einheitlichen Anspruchssatz vorlegt"

Oder wie...?

Grüße
Kurt

 

[EQE2009-Gast]

Was bedeuten wie in Marmor gemeißelte Satz?

"Man kann zwar alle Ansprüche behalten, zu denen jeweils ein generischer Anspruch gewährbar ist, aber nicht automatisch, sondern erst nachdem man einen einheitlichen Anspruchssatz vorlegt"

Oder wie...?

In der Praxis behält man bei einem restriction requirement nie die Ansprüche, die nicht ausgewählt wurden, sondern würde - wie in Deinem Fall - idealerweise am Schluss noch einheitliche Ansprüche der anderen Kategorie anfügen können. Das sind dann aber neue Ansprüche, nicht etwa die ursprünglichen, die nicht ausgewählt wurden. Das macht einen Unterschied, z.B. im Hinblick auf Anspruchsgebühren (falls ursprünglich schon drei unabhängige Ansprüche vorhanden waren, von denen ein oder zwei den Status "withdrawn" bekommen, dann wäre für einen neu hinzugefügten einheitlichen unabhängigen Anspruch eine Gebühr fällig).

 

[Kurt]

In der Praxis behält man bei einem restriction requirement nie die Ansprüche, die nicht ausgewählt wurden, sondern würde - wie in Deinem Fall - idealerweise am Schluss noch einheitliche Ansprüche der anderen Kategorie anfügen können. Das sind dann aber neue Ansprüche, nicht etwa die ursprünglichen, die nicht ausgewählt wurden.

Ok danke, verstanden.

Das macht einen Unterschied, z.B. im Hinblick auf Anspruchsgebühren (falls ursprünglich schon drei unabhängige Ansprüche vorhanden waren, von denen ein oder zwei den Status "withdrawn" bekommen, dann wäre für einen neu hinzugefügten einheitlichen unabhängigen Anspruch eine Gebühr fällig).

Ok, aber (warum) macht das einen Unterschied, ob man drei ursprünglich eingereichte unabhängige Ansprüche hat, oder drei unabhängige Ansprüche durch Streichung eines ursprünglichen Anspruchs und Hinzufügung eines neuen Anspruchs? -- Insbesondere im Zusammenhang mit dem Satz

[bei einem restriction requirement kann man] nicht automatisch alle Ansprüche behalten, zu denen ein generischer Anspruch gewährbar ist

(den ich leider noch nicht verstehe)

 

[EQE2009-Gast]

Ok, aber (warum) macht das einen Unterschied, ob man drei ursprünglich eingereichte unabhängige Ansprüche hat, oder drei unabhängige Ansprüche durch Streichung eines ursprünglichen Anspruchs und Hinzufügung eines neuen Anspruchs?

Schau mal in die letzte Eingabe der US-Kollegen, ob da bei dem Verfahrensanspruch (withdrawn) oder (cancelled) steht. Falls (withdrawn) steht, wird der Anspruch nach meiner Kenntnis weiter mitgezählt, ein weiterer unabhängiger Anspruch würde Gebühren auslösen. Auch hier wären die US-Kollegen aber die kompetenteren Ansprechpartner als dieses Forum.

Satz "[bei einem restriction requirement kann man] nicht automatisch alle Ansprüche behalten, zu denen ein generischer Anspruch gewährbar ist" (den ich leider noch nicht verstehe)

Zur Erinnerung: Ausgangspunkt der Diskussion über die Unterscheidung "restriction requirement" / "election requirement" war, dass die Folgen unterschiedlich sind. Du hast insbesondere nachgefragt, ob die Aussage, dass Ansprüche "automatisch" wieder ins Verfahren kommen, wenn ein für mehrere species generischer Anspruch erteilbar ist, auch für restriction requirements gilt. Und nein, diese Aussage gilt eben nicht für restriction requirements. S.o.

 

[Kurt]

Schau mal in die letzte Eingabe der US-Kollegen, ob da bei dem Verfahrensanspruch (withdrawn) oder (cancelled) steht. Falls (withdrawn) steht, wird der Anspruch nach meiner Kenntnis weiter mitgezählt, ein weiterer unabhängiger Anspruch würde Gebühren auslösen. Auch hier wären die US-Kollegen aber die kompetenteren Ansprechpartner als dieses Forum.

Also da steht "withdrawn". Verstehe.

Zur Erinnerung: Ausgangspunkt der Diskussion über die Unterscheidung "restriction requirement" / "election requirement" war, dass die Folgen unterschiedlich sind. Du hast insbesondere nachgefragt, ob die Aussage, dass Ansprüche "automatisch" wieder ins Verfahren kommen, wenn ein für mehrere species generischer Anspruch erteilbar ist, auch für restriction requirements gilt. Und nein, diese Aussage gilt eben nicht für restriction requirements. S.o.

Ok danke. Mit dieser zusätzlichen Erläuterung gelange ich immerhin zu der Ansicht, dass ich nach weiterem Studium der Angelegenheit in nicht allzu ferner Zukunft zum Verständnis des hier von Dir erläuterten Sachverhalts imstande sein werde