Klageantrag mit Merkmal aus der Beschreibung?

[GAST_DELETE]

Es kommt vor, dass sich bei einer vorgerichtlichen Auseinandersetzung, die eine Verletzungklage vorbereiten soll, das Patent oder Gbm, aus dem geklagt werden soll, durch bisher dem Patentinhaber nicht bekannte Entgegenhaltungen oder Vorbenutzungen als offensichtlich nicht vollumfänglich rechtsbeständig herausstellt. Der Verletzungsgegenstand fällt aber selbst unter Berücksichtigung des bisher nicht bekannten Standes der Technik noch unter einen vom Schutzrecht umfaßten Schutzgegenstand, der als rechtsbeständig angesehen werden kann und auf den das Schutzrecht in einem Nichtigkeits-/Löschungs-/Beschränkungsverfahren wirksam eingeschränkt werden kann.

In einem solchen Fall kann es sinnvoll sein, dass ich einen Klageantrag direkt und unbedingt (gemeint ist bedingungslos) mit den rechtsbeständigen Merkmalen formuliere. Damit entgehe ich der Kostenfolge durch teilweises Unterliegen, weil dem gestellten Antrag vollumfänglich stattgegeben werden kann, ohne dass es auf die fehlende Rechtsbeständigkeit des Hauptanspruches ankommen würde (so z.B. praktiziert in Düsseldorf für unbedingte Klageanträge aus Unteransprüchen). Außerdem wird das Gericht eine ggf. vom Beklagten beantragte Aussetzung eher zurückweisen, da es die Erfolgsaussichten einer Nichtigkeitsklage oder eines Löschungsantrags vor dem Hintergrund des Klageantrags prüft, nicht aber vor dem Hintergrund des offensichtlich nicht rechtsbeständigen Hauptanspruchs.

So weit so gut. Nun zu meinem Problem:

Wie sieht es aus, wenn der rechtsbeständige Teil des Schutzrechts, in den der Verletzungsgegenstand eingreift, nur in der Beschreibung vorkommt und keine rechtsbeständigen Unteransprüche vorhanden sind bzw. der Verletzungsgegenstand in die rechtsbeständigen Unteransprüche nicht eingreift?

Kann ich einen Klageantrag direkt mit einem Merkmal aus der Beschreibung formulieren oder muss ich erst warten, bis DPMA/BPatG/BGH (je nach Instanz) das mit Hilfe der Beschreibung eingeschränkte Schutzrecht abgesegnet haben (die Einschränkung des Schutzrechts mit Merkmalen aus der Beschreibung ist schließlich kein Problem). Hier sehe ich die Gefahr, dass die Gegenseite das Verfahren bis zum BGH treibt und ewig in die Länge zieht, bis ich vor dem LG nur erstinstanzlich Recht bekomme ... Oder muss ich ins Beschränkungsverfahren? § 14 PatG bezieht sich ja auch auf den Inhalt der Patentansprüche. Wäre eine solche Klage zu verwerfen, weil unzulässig?

Ich hoffe, das Problem wurde verstanden ... Für ein paar Anregungen zu dessen Lösung wäre ich dankbar.

 

[Gert]

Ohne jetzt diesen Fall in der Praxis mal gehabt zu haben, würde ich aus dem Bauch heraus sagen: Warum nicht einen engen Klageantrag? Schließlich soll ja der Klageantrag auf die Verletzungsform zugeschnitten sein und eben nicht einfach nur den Wortlaut der Ansprüche wiederholen.

Aber: Damit entgehst Du nicht dem Problem der Aussetzung (wohl aber dem der Kostenfolge), denn das Gericht wird sich nicht im Rahmen dieser Frage mit Eventualitäten herumschlagen.

Ich möchte daher noch den Weg über den §64 PatG vorschlagen. Der ist ja genau für diesen Zweck gedacht, auch eine Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung ist möglich (BlPMZ 57, 129). Mit dem so beschränkten Patent kommst Du dann vielleicht auch an der Aussetzung vorbei.

 

[Gert]

Jetzt seh ich, Du hast schon selbst ans Beschränkungsverfahren gedacht. Wenn der SdT tödlich ist, würde ich diesen Weg gehen, ansonsten lässt man es allgemein drauf ankommen.

 

[VorDerArbeitReiter]

Im Falle des Gebrauchsmusters sollte es kein Problem sein, ähnlich wie bei BGH Momentanpol.

Im Falle des Patents sehe ich es auch so wie Gert:
Wenn der Antrag um ein zusätzliches Merkmal ergänzt wird - warum nicht. M.E. sollte es dem Kläger freistehen, nur Verletzungsformen anzugreifen, die zwar unter seinen Anspruch fallen, jedoch noch spezieller ausgestaltet sind. Es sei denn, das zusätzliche MErkmal würde zu einem Aliud und aus dem Schutzbereich heraus führen, was hier wohl nicht gegeben ist. Außerdem ist es ja ohnehin erforderlich, den Klageantrag auf die konkrete Verletzungsform -die eben dieses Merkmal enthält - anzupassen.
Wie es dann wohl verfahrenstechnisch abläuft? Das Verletzungsverfahren wird wohl ausgesetzt werden, bis das Nichtigkeitsverfahren abgeschlossen ist. Im Verletzungsverfahren kann man ja nun mal die Ansprüche nicht ändern.

 

[Groucho]

Also meiner Meinung nach kann man bei § 14 PatG nicht mit einem Merkmal argumentieren, das nicht in den Ansprüchen vorkommt (so etwa Busse § 14 Rn 45 "Einschränkungen, die sich ausschließlich aus der Beschreibung ergeben, sind ohne Bedeutung (BGH X ZR 224/98)").

Während die Unteransprüche ja schon erteilt sind, wird ein Beschränkungsantrag erst vom DPMA geprüft, so dass das LG das Ergebnis dieser Prüfung mE nicht schon vorwegnehmen kann.

 

[paule]

Ich wäre - zumindest was die Aussetzung des Verfahrens betrifft - auch skeptisch. Der Gedanke hinter dem Beschränkungsverfarhen (im Vergleich zum Teilverzicht) ist eben, dass die Prüfugn der Frage, ob die Aufnahme eines Merkmals nicht etwa eine versteckte unzulässige Erweiterung ist, der technischen Fachkompetenz der Prüfungsstelle überlassen werden soll.

In den Fällen, in denen die Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung eine unzulässige Erweiterung darstellt, wäre wohl im Vorliegenden Fall auch die Kostenfolge zu tragen....

 

[Horst]

Interessantes Problem. Leider scheint es laut Kommentaren nicht möglich, im Rahmen der Beschränkung nur einen Unteranspruch anzufügen und den den Rest beizubehalten. Es muß der Schutzbereich beschränkt werden (wir haben also tatsächlich eine materielle Beschränkung ex tunc und nicht nur eine Prozeßhandlung). Somit fällt diese einfache Lösung weg.

Grundsätzlich rate ich davon ab, freiwillig etwas aufzugeben. Will man im vorliegenden Fall aber das Kostenrisiko drücken, muß man den Klageantrag bereits auf die spezielle Ausführungsform eingrenzen.

Dann muß man jedoch dem Gericht darlegen, dass der Klageantrag von dem Schutzumfang des Hauptanspruchs gedeckt ist. Diese Steilvorlage, doch einmal den StdT zu durchforsten, wird sich der Gegenanwalt nicht entgehen lassen. (Abweichungen von Klageantrag und Anspruchswortlaut sind einfach auffällig)

Fraglich bleibt dann, ob die Gegenseite tatsächlich gegen das Schutzrecht vorgeht. Ist das der Fall, laufen für den Mandanten wieder Kosten auf und man spart gar nichts.

Also sehe ich nur zwei Extremlösungen:

I) Beschränken und dann klagen (überschaubares Kostenrisiko, aber sicherer Verlust von Schutzumfang)

II) Aus unverändertem Hauptanspruch klagen (Kosten könnten explodieren, aber man kann alles gewinnen - worst case: Ergebnis wie I), aber vielfache Kosten)

So würde ich es dem Mandante vorschlagen und ihn dann entscheiden lassen.

 

[Horst]

Nach etwas zur Aussetzung:

Die Aussetzung ist stark abhängig vom angerufenen Gericht. Manche Richter lehnen sich da weiter aus dem Fenster, manche setzen nur bei offensichtlich neuheitsschädlichen Dokumenten aus.

Bevor bei einem Verletzungsverfahren jedoch das Geld kommt, gehen uU sowieso Jahre ins Land. Meist klagt man erst auf Feststellung und Auskunft-/Rechnungslegung. Wann man den Schadenersatz dann beziffern kann, hängt vom Gegenüber ab. Manche verzögern ewig, manche wollen die Sache vom Tisch haben.

Schneller geht es nur mit Vergleich oder Lizenzanalogie (wobei hier die Umsatzzahlen auch schon Kummer machen können). Da nimmt man aber Abstriche in der Höhe hin.

Einen schnellen Geldsegen kann man dem Mandanten also ohnehin nicht garantieren. Eine mögliche Aussetzung ist wirklich nur ein Problem unter vielen.

 

[sichfragender]

Ich kann der obigen Auffassung, dass man einen Klageantrag stellt, der nicht durch die Patentansprüche gedeckt ist, in keiner Weise folgen.

Der Schutzumfang des Patents richtet sich nunmal nach den Patentansprüchen (§14PatG). Und das war es dann auch.

Die BGH-Momentanpol Entscheidung lässt es für das Gebrauchsmuster nur deshalb zu eingeschränkte Schutzansprüche zu formulieren, die von den eingetragenen abweichen, weil der Gegner einen Anspruch auf Löschung nach §15 Abs. 1 und 3 GebrMG hat und in dem Fall die Eintragung keinen Gebrauchsmusterschutz begründet §13 Abs. 1 GebrMG.

Dies ist aber natürlich nicht auf das Patentrecht übertragbar.

Ich würde mal behaupten, dass jede Klage, die sich nicht auf eine geltende Fassung von Patentansprüchen bezieht unzulässig ist - oder sieht das jemand anders?

 

[Groucho]

Bei der vom OP angesprochenen Situation liegt meines Erachtens gar keine Patentverletzung vor.

Solange das Patent nur nicht rechtsbeständige Ansprüche enthält bzw. der Verletzungsgegenstand in die rechtsbeständigen Unteransprüche nicht eingreift, hat der vermeintliche Verletzer doch stets den Einwand des freien Stands der Technik zur Verfügung.

Liegt aber keine Verletzung vor, kann die Klage keinen Erfolg haben, auch wenn die Beschreibung ein (ebenfalls verwirklichtes) Merkmal enthält, das Grundlage für einen rechtsbeständigen Anspruch sein könnte.

Selbst bei einer Beschränkung nach § 64 ist das Patent erst ab Wirksamkeit der Entscheidung des DPMA in der beschränkten Form den weiteren Verfahren zugrundezulegen (Busse § 64 Rn 14). Frühere Benutzungshandlungen werden daher mE nicht rückwirkend rechtswidrig und sind es insbesondere dann nicht, wenn gar keine Beschränkung beantragt oder ausgesprochen wurde.

 

[GAST_DELETE]

Vielleicht kann man das ganze Mal an folgendem Beispiel etwas konkreter überlegen (bitte alles als Tatsachen hinnehmen):

Verletzungsgegenstand:
Merkmale A, B, C, E

Streitpatent:
Anspruch 1: Merkmal A
Anspruch 2: Merkmal B
Anspruch 3: Merkmal C
Anspruch 4: Merkmal D
(A2-A4 sind Unteransprüche mit multiplen Rückbezügen auf alle vorstehend genannten Ansprüche)

Beschreibung:
Merkmal A, B, C, D und Merkmal E.

Anspruchskombination 1-3 ist nicht rechtsbeständig.
Anspruchskombination 1-4 ist rechtsbeständig. Anspruchskombination 1-3 incl. Merkmal E aus Beschreibung (also Gegenstand A, B, C, E) ist ist auch rechtsbeständig.

Jetzt will Patentinhaber klagen und wünscht sich schnelle Entscheidung und geringes Kostenrisiko. Was rate ich ihm?

 

[GAST_DELETE]

Vielleicht kann man das ganze Mal an folgendem Beispiel etwas konkreter überlegen (bitte alles als Tatsachen hinnehmen):

Verletzungsgegenstand:
Merkmale A, B, C, E

Streitpatent:
Anspruch 1: Merkmal A
Anspruch 2: Merkmal B
Anspruch 3: Merkmal C
Anspruch 4: Merkmal D
(A2-A4 sind Unteransprüche mit multiplen Rückbezügen auf alle vorstehend genannten Ansprüche)

Beschreibung:
Merkmal A, B, C, D und Merkmal E.

Anspruchskombination 1-3 ist nicht rechtsbeständig.
Anspruchskombination 1-4 ist rechtsbeständig. Anspruchskombination 1-3 incl. Merkmal E aus Beschreibung (also Gegenstand A, B, C, E) ist ist auch rechtsbeständig.

Jetzt will Patentinhaber klagen und wünscht sich schnelle Entscheidung und geringes Kostenrisiko. Was rate ich ihm?

 

[Horst]

Der Verletzungsgegenstand fällt aber selbst unter Berücksichtigung des bisher nicht bekannten Standes der Technik noch unter einen vom Schutzrecht umfaßten Schutzgegenstand, der als rechtsbeständig angesehen werden kann und auf den das Schutzrecht in einem Nichtigkeits-/Löschungs-/Beschränkungsverfahren wirksam eingeschränkt werden kann.

Bei dieser Konstellation sollte eine Verletzung vorliegen.

Es erschließt sich mir auch nicht, warum eine Klage auf eine besondere Ausführungsform "unzulässig" sein sollte.

Beispiel:

Patent schützt im einzigen Anspruch Befestigungelemente. In der Beschreibung ist als Ausführungsform eine Schraube beschrieben.

Jemand baut jetzt Schrauben. Des weiteren stellt sich heraus, dass bis auf Schrauben alle Befestigungselemente bekannt sind.

Jetzt formuliert jemand folgenden Antrag:
"Das Gericht möge die Beklagte dazu verurteilen, es zu unterlassen, Schrauben herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu benutzen."

In der Begründung ist jetzt auszuführen, warum Schrauben zu den Befestigungselementen zählen. Wo ist das Problem? Selbst wenn im Klagenantrag "Befestigungselemente" stehen würde, müßte man das ausführen.

Vorteil der Formulierung mit "Schrauben" ist aber, dass der Antrag zieht, selbst wenn in einem Nichtigkeitsverfahren das Patent auf "Schrauben" beschränkt werden muß.

 

[Horst]

Der Verletzungsgegenstand fällt aber selbst unter Berücksichtigung des bisher nicht bekannten Standes der Technik noch unter einen vom Schutzrecht umfaßten Schutzgegenstand, der als rechtsbeständig angesehen werden kann und auf den das Schutzrecht in einem Nichtigkeits-/Löschungs-/Beschränkungsverfahren wirksam eingeschränkt werden kann.

Bei dieser Konstellation sollte eine Verletzung vorliegen.

Es erschließt sich mir auch nicht, warum eine Klage auf eine besondere Ausführungsform "unzulässig" sein sollte.

Beispiel:

Patent schützt im einzigen Anspruch Befestigungelemente. In der Beschreibung ist als Ausführungsform eine Schraube beschrieben.

Jemand baut jetzt Schrauben. Des weiteren stellt sich heraus, dass bis auf Schrauben alle Befestigungselemente bekannt sind.

Jetzt formuliert jemand folgenden Antrag:
"Das Gericht möge die Beklagte dazu verurteilen, es zu unterlassen, Schrauben herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu benutzen."

In der Begründung ist jetzt auszuführen, warum Schrauben zu den Befestigungselementen zählen. Wo ist das Problem? Selbst wenn im Klagenantrag "Befestigungselemente" stehen würde, müßte man das ausführen.

Vorteil der Formulierung mit "Schrauben" ist aber, dass der Antrag zieht, selbst wenn in einem Nichtigkeitsverfahren das Patent auf "Schrauben" beschränkt werden muß.

 

[Horst]

Was rate ich ihm?

Wie bereits ausgeführt:

I) Beschränken auf A,B,C und E und dann klagen.
II) Unverändert lassen, aus A klagen und abwarten was kommt.

Kostenrisiko bei I) kleiner, "schnelle" Entscheidung so oder so unmöglich zu garantieren.

 

[GAST_DELETE]

Anspruchskombination 1-3 incl. Merkmal E aus Beschreibung (also Gegenstand A, B, C, E) ist ist auch rechtsbeständig.

gerade diese hier im vorübergehen getroffene Feststellung ist eine Feststellung, die das Verletzungsgericht im Allgemeinen nicht so ohne weiteres treffen darf. Natürlich gibt es genügend Verletzungsrichter (beispielsweise in DDorf), die sich das zutrauen würden, insbesondere wenn der Fall klar liegt. Andere werden sich aber uU nicht so weit aus dem Fenster lehnen und den Kläger auf ein Beschränkungsverfahren verweisen.

Mit weniger klar gelagerten Fällen meine ich zum Beispiel den, dass die Beschreibung zwei Ausführungsbeispiele mit den Merkmalskobinationen A, B, C und A, B, E enthält, C und E aber nie in Kombination auftreten (wobei der Fall schon wieder klar wäre...).

Wie immer liegt der Teufel im Detail und man muss auf den Einzelfall abstellen.

 

[PatundPatachon]

Vielleicht kann man das ganze Mal an folgendem Beispiel etwas konkreter überlegen (bitte alles als Tatsachen hinnehmen):

Verletzungsgegenstand:
Merkmale A, B, C, E

Streitpatent:
Anspruch 1: Merkmal A
Anspruch 2: Merkmal B
Anspruch 3: Merkmal C
Anspruch 4: Merkmal D
(A2-A4 sind Unteransprüche mit multiplen Rückbezügen auf alle vorstehend genannten Ansprüche)

Beschreibung:
Merkmal A, B, C, D und Merkmal E.

Anspruchskombination 1-3 ist nicht rechtsbeständig.
Anspruchskombination 1-4 ist rechtsbeständig. Anspruchskombination 1-3 incl. Merkmal E aus Beschreibung (also Gegenstand A, B, C, E) ist ist auch rechtsbeständig.

Jetzt will Patentinhaber klagen und wünscht sich schnelle Entscheidung und geringes Kostenrisiko. Was rate ich ihm?

Hab ich das jetzt richtig verstanden, und das Merkmal E ist in den Ansprüchen gar nicht zu finden, sondern nur in der Beschreibung? Falls ja, ist E eine Einschränkung der übrigen Merkmale (so dass z.B. A+B+C+E eine Teilmenge von A+B+C ist) oder ein zusätzliches, ganz neues Merkmal?

 

[gast]

A+B+C+E soll eine Teilmenge von A+B+C, wobei aber A+B+C in Alleinstellung nicht rechtsbeständig ist, die Teilmenge A+B+C+E aber sehr wohl.

 

[Groucho]

Ich möchte meine Bedenken auch konkreter machen.

1.1.2000 - 31.12.2005 :
B stellt her und vertreibt einen Gegenstand mit den Merkmalen A, B, C, E

K hat ein Patent wie von Gast beschrieben, also mit den Anspruchsmerkmalen A+B+C und dem Merkmal E in der Beschreibung.

Der Anspruch auf A+B+C ist nicht rechtsbeständig.
A+B+C+E wäre rechtsbeständig, ist aber nicht beansprucht.

Am 31.12.2005 beendet B die Benutzungshandlungen.


1.1.2006 :
K stellt im Lauf des Jahres 2005 Beschränkungsantrag nach § 64 und erhält vom DPMA am 1.1.2006 ein Patent mit dem neuen Hauptanspruch A+B+C+E.

K verklagt B mit dem beschränkten Patent wegen der Benutzungshandlungen aus den Jahren 2000 bis 2005 auf Schadensersatz.

Hat die Klage Erfolg?

 

[Horst]

Hat die Klage Erfolg?

Natürlich. (zugegebenermaßen meines Erachtens)

Es liegt sowohl nach dem ursprünglichen als auch nach dem beschränkten Patent eine Verletzung vor. Wie sollte man sich da exkulpieren?

Die Beschränkung wirkt ex tunc. Also haben wir eine Verletzung. Die Exkulpation, dass man während des fraglichen Zeitraums keine Kenntnis von dem geänderten Schutzumfang hatte, zieht nicht, da man das Patent im alten Umfang auch verletzt hätte.

Fasse Deine Bedenken doch mal konkreter, mir erschließt sich einfach kein Ansatz.

p.s.: Je nach Kenntnis gibt es obendrein evtl. ein Verjährungsproblem ;-)