Klage aus teilweise nichtrechtsbeständigem Schutzrecht

[Patman]

Ich habe mal wieder eine Frage, deren Antwort nicht so ohne weiteres aus der Literatur zu finden ist. Ich bin daher auf die hochgeschätzte Fachkenntnis der Forumsteilnehmer angewiesen.

Also:

Mandantin besitzt Patent mit Merkmalen A und B (Anspruch 1), sowie Merkmal C (Anspruch 2, rückbezogen auf Anspruch 1).

Durch Zufall stellten wir fest, dass das der Anspruch 1 tot ist, da es neuheitsschädlichen Stand der Technik gibt, der im Prüfungsverfahren jedoch unberücksichtigt blieb.

Jedoch, der Anspruch 2 mit dem Merkmal C ist rechtsbeständig und würde darüber hinaus auch noch das Produkt des Konkurrenten verhaften.

• Möglichkeit: Wir gehen ins Beschränkungsverfahren, und erhalten ein beschränktes Patent mit den Merkmalen A, B und C und können damit ins Verletzungsverfahren ziehen.
  
• Möglichkeit, und das ist meine Frage und ich denke, daß einige von Euch sicherlich schon so was mal gemacht haben: Wir gehen ohne Beschränkung ins Patentverletzungsverfahren und beklagen den Gegner auf z.B. Unterlassung ein Produkt mit den Merkmalen A, B und C herzustellen, also basierend auf Anspruch 2.

Darf ich das oder darf ich grundsätzlich nur basierend auf dem Hauptanspruch klagen?

Weitergehende Fragen bzgl. Kostenfolge und Anerkenntnis (§93 ZPO) stelle ich später noch.

Bitte nicht darüber diskutieren, warum die 2. Möglichkeit Sinn oder nicht Sinn macht.

Vielen Dank schonmal

 

[GAST_DELETE]

2. Möglichkeit...: Wir gehen ohne Beschränkung ins Patentverletzungsverfahren und beklagen den Gegner auf z.B. Unterlassung ein Produkt mit den Merkmalen A, B und C herzustellen, also basierend auf Anspruch 2.
Darf ich das oder darf ich grundsätzlich nur basierend auf dem Hauptanspruch klagen?

Ich meine, Du darfst:
a) zunächst würde ich aber an Deiner Stelle BGH - "Momentanpol" nachlesen; betraf zwar Gbm, jedoch sagte der BGH sinngemäß, dass der Gbm-Inhaber auch einen mit Merkmalen aus der Beschreibung beschränkten Angriff durchführen könne. Ich sehe im Moment nicht, warum dies dann nicht auch beim Patent gehen soll. Vielleicht findest Du weiteres in den Entscheidungsgründen.

b) wenn dem PatInh (PI) ein Formsteineinwand entgegengebracht wird, kann er ja auch mit einem Unteranspruch weiterkämpfen. Warum dann nicht gleich nur einen UA geltend machen.

 

[Patman]

b) wenn dem PatInh (PI) ein Formsteineinwand entgegengebracht wird, kann er ja auch mit einem Unteranspruch weiterkämpfen. Warum dann nicht gleich nur einen UA geltend machen.

@Gast:
woraus ergibt sich das? Hast Du dazu eine Entscheidung oder eine Stelle im Kommentar? Im Schulte finde ich dazu nichts.

 

[u. n. own]

Wenn ich mich richtig entsinne, wird im Patentverletzungsverfahren vor einem deutschen Gericht die Frage, ob ein Schutzrecht evtl. nichtig ist, als Verteidigung des Verletzers nicht zugelassen; maximal ist Aussetzung des Verletzungsverfahrens möglich, wenn der Verletzer Nichtigkeitsklage erhebt. Und selbst dann müsste der Verletzer dem Gericht glaubwürdig darlegen, dass die Nichtigkeit so weit geht, dass sie den Ausgang des Verletzungsverfahrens beeinflusst. Das wäre aber in der von Dir geschilderten Konstellation nicht der Fall.

Konsequenz: Wenn Du in der Klageschrift bereits klarmachst, dass die Verletzungsform sowohl unter Haupt- als auch Unteranspruch fällt, brauchst Du eigentlich das obengeschilderte Manöver nicht zu fürchten.

Und das wäre der einzige Grund, der meiner Ansicht nach für eine Beschränkung vor der Verletzungsklage spräche: die Befürchtung, dass - ob eines Aussetzungsantrages des Verletzers, begründet auf eine Nichtigkeitsklage - das Verfahren unnötig in die Länge gezogen würde.

 

[Gast57]

Wenn ich mich richtig entsinne, wird im Patentverletzungsverfahren vor einem deutschen Gericht die Frage, ob ein Schutzrecht evtl. nichtig ist, als Verteidigung des Verletzers nicht zugelassen;

Ja. Es wird jedoch im Patentverletzungsverfahren die Einrede zugelassen, dass die angegriffene Ausführungsform nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist und somit nicht im Wege der Äquivalenz in den Schutzbereich einbezogen werden kann (Einrede des freien Standes der Technik). Dann kann man ohne Schlenker über Beschränkungsverfahren direkt mit einem Unteranspruch weiterangreifen (woweit der natürlich ebenfalls verletzt wird). Warum dann nicht gleich mit dem Unteranspruch angreifen?

 

[Patman]

Dann kann man ohne Schlenker über Beschränkungsverfahren direkt mit einem Unteranspruch weiterangreifen (woweit der natürlich ebenfalls verletzt wird). Warum dann nicht gleich mit dem Unteranspruch angreifen?

Das hat Gast so ähnlich auch gemeint. Aber wo steht das oder woraus ergibt sich das, dass ich im "Formsteinfall" direkt mit dem Unteranspruch weiterklagen kann? Patman braucht Beweise

 

[u. n. own]

Hm, Beweise...

Also, meines Erachtens nach wird in einer Verletzungsklage zunächst nur das Schutzrecht angegeben (sprich: die Patentnummer), aus der Du vorgehen willst. (In der Begründung kannst/solltest Du dann sicher eine detaillierte Merkmalsanalyse von Dir geben, aber das ist zunächst eine andere Baustelle...) Die Frage, wie weit ein Formsteineinwand gegen Deine Verletzungsklage "trägt", obliegt dann der Beurteilung des Verletzungsgerichts.

Aber generell: Ich glaube nicht (jaja, ich habe keine Fundstelle...), dass bei der Ermittlung der Frage, was freier Stand der Technik ist, die Formulierung bzw. der Umfang der Patentansprüche des angeblich verletzten Patents irgendeine Rolle spielt. Es muss doch bestimmt werden, ob die Verletzungsform ein naheliegendes Äquivalent des Standes der Technik ist - welche Rolle spielt da der Schutzumfang der einzelnen Ansprüche? Entweder sie ist ein Äquivalent des StdT, dann ist es egal, unter welchen der Ansprüche sie fällt (oder nicht fällt), denn sie stellt keine Verletzung dar.

Ist sie kein Äquivalent des StdT, ist im Verletzungsverfahren zunächst egal, ob der betreffende Anspruch rechtsbeständig ist oder nicht (wie oben dargelegt, ist das Sache des Ncihtigkeitsverfahrens) - das Patent ist erstmal verletzt, egal ob im Haupt- oder Unteranspruch.

Es könnte natürlich sein, dass das Gericht durch einen offensichtlich nicht rechtsbeständigen Hauptanspruch so verwirrt wird, dass es die Äquivalenzfrage beim Formsteineinwand falsch beurteilt... Aber ob diese Gefahr real existiert, kann ich nicht abschätzen.

 

[Klarsteller]

Die Frage, wie weit ein Formsteineinwand gegen Deine Verletzungsklage "trägt", obliegt dann der Beurteilung des Verletzungsgerichts.

...

Es muss doch bestimmt werden, ob die Verletzungsform ein naheliegendes Äquivalent des Standes der Technik ist - welche Rolle spielt da der Schutzumfang der einzelnen Ansprüche? Entweder sie ist ein Äquivalent des StdT, dann ist es egal, unter welchen der Ansprüche sie fällt (oder nicht fällt), denn sie stellt keine Verletzung dar.

Ist sie kein Äquivalent des StdT, ist im Verletzungsverfahren zunächst egal, ob der betreffende Anspruch rechtsbeständig ist oder nicht (wie oben dargelegt, ist das Sache des Ncihtigkeitsverfahrens) - das Patent ist erstmal verletzt, egal ob im Haupt- oder Unteranspruch.

Zur Klarstellung:

Der Formstein-Einwand greift nur, wenn keine wortsinngemäße Verletzung vorliegt. Bei wortsinngemäßer Verletzung hilft nur die Nichtigkeitsklage.

 

[Patman]

Wichtiger Unterschied zum Formstein, so dass dieser Fall nicht so ganz auf meine Frage passt:

Falls auf Anspruch 1 der Formstein greift, heisst das ja nur, dass die angegriffene Ausführung nicht in den Schutzbereich fällt. Der Anspruch 1 bleibt ja bestehen und würde im Nichtigkeitsverfahren ja nicht kippen. Würde der Patentinhaber hierbei über das Beschränkungsverfahren gehen, wäre das meiner Meinung Quatsch, da er hierbei seinen an sich ja rechtsbeständigen Schutzbereich einschränkt, nur um einen einzelnen Verletzer packen zu können.

In meiner Frage ist dazu der Unterschied, dass der Anspruch 1 neuheitsschädlich getroffen ist, und im Nichtigkeitsverfahren kippen würde.

Also, darf ich dann aus Anspruch 2 klagen?

 

[Klitze Klärchen]

Der Formstein-Einwand greift nur, wenn keine wortsinngemäße Verletzung vorliegt. Bei wortsinngemäßer Verletzung hilft nur die Nichtigkeitsklage.

Korrekt müsste es heißen wortlautgemäß. Beim "Wortsinn" kann man schon wieder auslegen.

Weiß jemand, ob diese Unterscheidung sogar soweit gehen kann, dass der "Wortsinn" gerade sogar Äquivalente einschließt? Immerhin geht es dabei um die inhaltliche Bedeutung des gewählten Begriffs, nicht nur um das Wort selbst.

 

[Gunk]

Ich habe mal wieder eine Frage, deren Antwort nicht so ohne weiteres aus der Literatur zu finden ist. Ich bin daher auf die hochgeschätzte Fachkenntnis der Forumsteilnehmer angewiesen.

Also:

Mandantin besitzt Patent mit Merkmalen A und B (Anspruch 1), sowie Merkmal C (Anspruch 2, rückbezogen auf Anspruch 1).

Durch Zufall stellten wir fest, dass das der Anspruch 1 tot ist, da es neuheitsschädlichen Stand der Technik gibt, der im Prüfungsverfahren jedoch unberücksichtigt blieb.

Jedoch, der Anspruch 2 mit dem Merkmal C ist rechtsbeständig und würde darüber hinaus auch noch das Produkt des Konkurrenten verhaften.

• Möglichkeit: Wir gehen ins Beschränkungsverfahren, und erhalten ein beschränktes Patent mit den Merkmalen A, B und C und können damit ins Verletzungsverfahren ziehen.
  
• Möglichkeit, und das ist meine Frage und ich denke, daß einige von Euch sicherlich schon so was mal gemacht haben: Wir gehen ohne Beschränkung ins Patentverletzungsverfahren und beklagen den Gegner auf z.B. Unterlassung ein Produkt mit den Merkmalen A, B und C herzustellen, also basierend auf Anspruch 2.

Darf ich das oder darf ich grundsätzlich nur basierend auf dem Hauptanspruch klagen?

Weitergehende Fragen bzgl. Kostenfolge und Anerkenntnis (§93 ZPO) stelle ich später noch.

Bitte nicht darüber diskutieren, warum die 2. Möglichkeit Sinn oder nicht Sinn macht.

Vielen Dank schonmal






Ich würde sagen es geht: § 14 PatG: Der Schutzbereich wird durch die Patentansprüche bestimmt, wobei hier nicht von Haupt- bzw. unabhängigen Ansprüchen die Rede ist.

§9 PatG: Nur der Patentinhaber darf die patentierte Erfindung benutzen.

Ergo: Nur der Patentinhaber darf die unter den Schutzbereich des Anspruchs 2 fallende Erfindung benutzen, ich sehe keine Grund, warum dieser Anspruch nicht klageweise durchstzbar sein soll.

 

[u. n. own]

Du klagst aus dem Patent, nicht aus dem Einzelanspruch; Dein Antrag lautet auf Unterlassung, Schadenersatz, Auskunft, etc., wegen Verletzung des Schutzrechts Nr. XY.

In der Begründung Deiner Klage lieferst Du eine Interpretation, warum Deiner Meinung nach die angegriffene Verletzungsform das Schutzrecht verletzt. Niemand verwehrt Dir, diese Interpretation auf den (rechtsbeständigen) Unteranspruch zu beschränken. Der ist nämlich Teil eines gültigen Patents, und die Zulässigkeit der Klage damit kein Problem.

Kritisch ist schlimmstenfalls, ob Deine Begründung überzeugt, wenn sie nur auf einen Unteranspruch gestützt ist. Aber warum sollte sie das nicht sein?

Sorry. wenn ich mich wiederhole; aber ich sehe einfach Dein Problem nicht;-)

 

[wieder mal ein Gast]

Um die Frage anhand von Fachliteratur mal zu klären:

Es geht!

Steht in Kühnen/Geschke "Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis", 2. Auflage, Rn. 117, 255, 390

Empfohlen werden sogenannte "insbesondere-wenn" Anträge, die den Unteranspruch direkt von Anfang an zum Teil des Hauptantrags machen und somit im Verfahren ohne weiteres in den Hauptanspruch hochgezogen werden.

Ein Antrag sieht dann etwa so aus (bin darin nicht sehr geübt):

... beantragen, den Beklagten zu verurteilen, Vorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, in Verkehr zu bringen, ...., die Merkmal A und Merkmal B aufweisen, insbesondere wenn sie auch Merkmal C aufweisen, weiter insbesondere wenn sie auch Merkmal D aufweisen ....

Wird im Verfahren klar, dass der Antrag mit mit Merkmal A und B nicht durchgeht (z.B. Vorbenutzungsrecht, Stand der Technik), kann man einfach durch Streichung eines "insbesondere-wenn", ggf. mit Umstellung den Klageantrag modifizieren bzw. konkretisieren. Wenn das geht, dann muss Deine Eingangsfrage zu bejahen sein.

Am besten selber mal nachlesen, die Stellen sind mir zum zitieren zu lang. Das Buch lohnt sich ohnehin, wer es nicht hat, kaufen! Nein, ich werde nicht von Frau Geschke oder Herrn Dr. Kühnen bezahlt, aber Ehre, wem Ehre gebührt.

 

[wieder mal ein Gast - Teil II]

noch was in dem oben genannten Buch gefunden:

Rn. 431
Bestehen Bedenken gegen den Rechtsbestand des Klagepatents, so nützt es dem Kläger im Verletzungsprozess nichts, seine Klageansprüche hilfsweise auf eine Anspruchskombination (zB des Hauptsanspruchs mit einem Unteranspruch) zu stützen. Einer Aussetzung des Rechtsstreits kann er durch eine solche Antragsfassung nicht entgehen, weil dem Hilfsantrag erst entsprochen werden darf, wenn feststeht, dass der Hauptantrag unbegründet ist. Diese Feststellung aber lässt sich, solange das Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren andauert, nicht treffen. Zur Vermeidung einer Aussetzung ist es daher erforderlich, dass sich der Kläger entschließt, sein Klagebegehren unbedingt auf die voraussichtlich rechtsbeständige Anspruchskombination zu beschränken.
(aus Kühnen/Geschke, "Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis", 2. Auflage 2005, Rn. 431)

Für die, die es nicht wissen: Dr. Kühnen ist Vorsitzender Richter der Patentstreitkammer 4b des Düsseldorfer Landgerichts. Frau Geschke ist Rechtsanwältin.

 

[GAST_DELETE]

>

Mal eine dumme Frage: Der Anspruch 1 ist doch auch (wie der Anspruch 2) rechtsbeständig, solange er in keinem Nichtigkeitsverfahren vernichtet ist, oder etwa nicht?

Dass es offensichtlich neuheitsschädlichen Stand der Technik spielt, dürfte für das Verletzungsverfahren unbedeutend sein.

Und sollte sich im laufenden Verletzungsverfahren irgendetwas an der Rechtslage ändern, dann müsste eine Klageänderung beantragt werden. Ehrlich gesagt, von diesen prophylaktischen Anträgen á la "insbesondere wenn sie auch Merkmal C aufweisen, weiter insbesondere wenn sie auch Merkmal D aufweisen" halte ich nicht sehr viel, weil sie zu unbestimmt sind. Eine spätere Änderung der Anträge muss auch ohne das Kontrukt mit "insbesondere" möglich sein.

 

[Patman]

Also, ich darf! Vielen Dank schon mal für Eure Ausführungen.

Jetzt gehts aber weiter:

Ich klage aus Anspruch 2.

Im Verfahren wendet Bekl. ein, Patent ist nichts wert, da Anspruch 1 tot ist.

Bekl. erhebt Nichtigkeitsklage.

Ich erkenne sofort an, und verzichte aber nur auf Anspruch 1. Anspruch 2 will ich behalten.

Gericht entscheidet, dass Anspruch 2 stehen bleibt.

Wer trägt die Kosten des Rechtsstreits, bzw. gilt mein Verzicht (auf Anspruch 1) als Anerkenntnis (§ 93 ZPO).

Oder anders gefragt: Habe ich dem Beklagten durch meine Verletzungsklage einen Grund zur Nichtigkeitsklage gegeben? Meiner Meinung nach habe ich dem Bekl. nur einen Grund zur Nichtigkietsklage gegeben, die bis zum Anspruch 2 durchgezogen wird, da meine Klage ja auf Anspruch 2 basiert. ´

Eure Meinungen hierzu würden mich wieder interessieren.

 

[u. n. own]

Ich nehme an, Du meinst jetzt die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens. Schulte (§ 84, Rdnr. 28 ff.) schreibt dazu (hier nur auszugsweise):

"Der Patentinhaber darf auf den Rechtsbestand des ihm erteilten Patents vertrauen. Er darf sich daher auf das Patent [...] berufen und den Kläger verwarnen[...] Der Beklagte gibt Veranlassung zur Klage, wenn bereits Verletzungsklage aus dem Streitpatent erhoben wurde."

 

[GAST_DELETE]

Zitat:
"Ehrlich gesagt, von diesen prophylaktischen Anträgen á la "insbesondere wenn sie auch Merkmal C aufweisen, weiter insbesondere wenn sie auch Merkmal D aufweisen" halte ich nicht sehr viel, weil sie zu unbestimmt sind. Eine spätere Änderung der Anträge muss auch ohne das Kontrukt mit "insbesondere" möglich sein."

Diese Art der Anträge ist entgegen Deiner Meinung sehr sinnvoll:
Die damit erreichten Konkretisierungsmöglichkeiten sind von Anfang an Teil des Hauptantrags. Geht man anders vor und beschränkt bzw. konkretisiert man sein Klagebegehren später, so kann dies schon mal als Klageänderung (§§ 263, 264) oder als Teilrücknahme mit nachteiliger Kostenfolge zu werten sein (Einzalfallabhängig). Dies kann man mit den "insbesondere-wenn" Anträgen größtenteils umgehen, da sie von vorneherein den konkretisierten bzw. beschränkten Gegenstand zum Streitgegenstand machen. Es hängt sicherlich immer vom Einzelfall ab, wie eine solche Antragsänderung zu werten ist. Mit "insbesondere-wenn" Anträgen ist man auf der sicheren Seite.

Ich gebe zu, dass solche Anträge etwas seltsam erscheinen können, aber wenn ich weiß, dass die Kammer, die ich von meinem Klagebegehren überzeugen will, darauf abfährt, schließe ich mich doch im Interesse meines Mandanten deren Verfahrensweise an, oder?

 

[Plempi]

"Oder anders gefragt: Habe ich dem Beklagten durch meine Verletzungsklage einen Grund zur Nichtigkeitsklage gegeben? Meiner Meinung nach habe ich dem Bekl. nur einen Grund zur Nichtigkietsklage gegeben, die bis zum Anspruch 2 durchgezogen wird, da meine Klage ja auf Anspruch 2 basiert."

Jedermann darf eine Nichtigkeitsklage einreichen, die im Extremfall die Rücknahme des Patents in vollem Umfang nach sich zieht. Ein Grund zur Nichtigkeitsklage ist nicht erforderlich. Das ist zum Beispiel im Gegensatz zur Löschungsklage bei Marken, analog Widerspruch und Einspruch. Jeder Dritte darf Einspruch/Nichtigkeitsklage erheben, Widerspruch/Löschungsklage kann nur von einem Markeninhaber erhoben werden (abgesehen von z.B. USA, wo eine nicht benutzte Marke von amtswegen gelöscht werden kann). Findet also der Beklagte einen neuheitsschädlichen oder gegen erfinderische Tätigkeit gerichteten SdT, der über Ihren Wissensstand hinausgeht, dann kann das in der Nichtigkeitsklage gegen Ihr Patent eingesetzt werden, ohne sich mit dem Anspruch 2 begnügen zu müssen.

 

[GAST_DELETE]

zu vorstehendem Beitrag bzgl der Ausführungen zu Marken:

Auch Löschungsantrag vor dem Amt und Löschungsklage wegen Verfall sind Popularklagen, bei denen der Ast bzw. Kläger kein Rechtsschutzinteresse braucht (vgl. § 54 (1) S.2 und § 55 (2) Nr.1 MarkenG).