US Kann Prosecution History Estoppel aus einem EPA-Verfahren nach USA überschwappen?

[Kurt]

Hi Forum,

angenommen, der Patentinhaber argumentiert in einem europäischen Einspruchsverfahren: "Gegenstand A mit Merkmal B taugt nicht zur Lösung der Aufgabe C", und reicht später eine US-Anmeldung ein mit dem Anspruch "Gegenstand A mit Merkmal B zur Lösung der Aufgabe C",

...kann ihm das im US-Erteilungs- oder in einem US-Verteidigungsverfahren entgegengehalten werden?

Danke und Grüße
Kurt

 

[Lysios]

Also grundsätzlich können ausländische Erteilungsverfahren eine Auswirkung auf Verletzungsverfahren in den USA haben. Eine Internetrecherche mit diesen Suchbegriffen wird Dir jede Menge Nachweise dafür liefern: "us prosecution history estoppel foreign prosecution". Allerdings bezieht sich das auf die Auslegung der US Patentansprüche.

Das Beispiel bleibt mir aber unverständlich. Um eine Auslegung des Anspruchs kann es da gar nicht gehen. Und das Einspruchsverfahren ist doch normalerweise öffentlich und eine Akteneinsicht sollte doch jedermann möglich sein. Insoweit wäre dann "Gegenstand A mit Merkmal B zur Lösung der Aufgabe C" dann eigentlich nicht mehr neu? Oder ist das genau die Frage? Da gab es doch in epi Information 3/2013 auf S. 107 ff. einen schönen Beitrag zu der Frage, was in 35 U.S.C. § 102(a) das "otherwise available to the public" eigentlich bedeutet.

 

[Kurt]

O.k. danke Lysios, also sollte man tatsächlich aufpassen, was man auf dem alten Kontinent äußert, wenn man an parallele oder spätere US-Verfahren denkt.

Die Formulierung war natürlich etwas vereinfacht. In Wirklichkeit gibt es weder in dem Europäischen Einspruchsverfahren noch in der geplanten US-Anmeldung ausdrücklich einen "Gegenstand A mit Merkmal B zur Lösung der Aufgabe C". Es ging nur um die Frage, ob einem eine in Europa getätigte negative Aussage zu einem bestimmten Feature später in USA um die Ohren fliegen kann, wenn man dort ein ähnliches Feature in einem ähnlichen Zusammenhang plötzlich gerne positiv konnotiert sehen möchte.

Danke und Gruß
Kurt