Fakultative Merkmale im Hauptanspruch

[Hans35]

Fakultative Merkmale ("insbesondere ..." usw.) sind nicht unzulässig und werden idR nur beanstandet, wenn sie zu Unklarheiten führen.

Bei der Frage von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit kommt es nicht darauf an, ob diese Merkmale aus dem Stand der Technik hervorgehen (vgl. BGH X ZR 38/18 vom 23.4.2020, Abs. 67).

Trotzdem müssen sie ursprünglich offenbart sein, und sie werden dabei genau wie andere Merkmale berücksichtigt. Insofern sind sie ganz sicher nicht nur Schall und Rauch.

Irgendwo zwischen "berücksichtigen" und "nicht berücksichtigen" von fakultativen Merkmalen scheint mir die Frage zu liegen, ob sie auch in der Prio-Anmeldung enthalten sein müssen. Genauer: Ist Stand der Technik aus dem Prioritätsintervall für die Beurteilung des Anspruchs dann schon für Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen, wenn lediglich ein fakultatives Merkmal nicht aus der Prioschrift hervorgeht? Reicht das also dafür aus, dass die Priorität nicht hält? Obwohl beim Vergleich mit dem Stand der Technik es auf dieses Merkmal für Neuheit und erfinderische Tätigkeit gar nicht ankommt?

Gute Patentanwälte vermeiden natürlich fakultative Merkmale im Hauptanspruch. Aber jeder kann im Einspruch mal auf so etwa stoßen (vgl. die zitierte BGH-Entscheidung), und dann könnte sich ggf. eine Recherche im Prioritätsintervall lohnen.

 

[Expatriot]

Hallo Hans35,

ich beginne mal mit Deinem letzten Absatz.

Demgemäß sind eine Menge Kollegen (einschließlich mir) nicht gut. Bereits ein Anspruch der Formulierung "A mit B oder C" erfüllt die Voraussetzungen. Denn die Merkmale B und C sind beide fakultativ in dem Sinne, dass die einzelne Offenbarung von "A mit B" oder "A mit C" die Neuheit des Anspruchsgegenstandes zerstört. Somit wird entweder B oder C bei Neuheit und erfinderischer Tätigkeit "nicht berücksichtigt".

Der Fall der Dir vorschwebt bzw. Grundlage der BGH Entscheidung ist, lautet "A mit B vorzugsweise mit C". Die Möglichkeiten sind daher "A mit B" und "A mit B und C"; es fehlt also lediglich die Kombination "A mit C" im Vergleich zu einer oder-Formulierung.

Hinsichtlich der Priorität sehe ich es daher so:

C sei nicht in der Voranmeldung offenbart.

Nach deutschem Recht sollte der Anspruch nicht die Priorität erhalten, solange C darin aufgenommen ist. Eine Teilpriorität ist dem deutschen Recht meines Wissens fremd.

Anders beim EPA. Die Entscheidung G1/15 verstehe ich so, dass die Kombination "A mit B" die Priorität erhält und die Kombination "A mit B und C" nicht.

Frohes Schaffen,

Expatriot

 

[Hans35]

Dass auf fakultative Angaben die Grundsätze der Teilpriorität angewendet werden können, die ja alternative Angaben betreffen, hat mich erst mal etwas überrascht.

Von Teilpriorität spricht man jedenfalls bei einer "echten" Alternative, also {A mit B oder C} mit z.B. A=Baum, B=Apfel und C=Birne, wobei C in der Prioanmeldung nicht offenbart ist. Zumindest bei einer solchen echten Alternative ist die Teilpriorität dem deutschen Recht aber wohl nicht "fremd", vgl. die BPatG-Entscheidungen 3 Ni 23/08 (S. 50 2. Abs.), 2 Ni 55/16 (S. 14, 2. Abs.) und 1 Ni 10/15 (S. 25, 2. Abs.), wobei die letztere Entscheidung bereits (wie G 1/15) die "Toxität" einer in Anspruch genommenen Prioritätsanmeldung ablehnt, indem sie sich auf die Wirksamkeit der Teilpriorität beruft.

Der Fall des fakultativen Merkmals {A mit B insbesondere C} (mit z.B. B=Obst) ist insofern anders, als hier der komplette Bereich (jegliches Obst) in Prio- und Nachanmeldung übereinstimmend offenbart ist, und daher ist ja die fakultative Variante (C=Birne) in beiden Anmeldungen umfasst. Trotzdem stellt die "individualisierte" Angabe des Merkmals C in der Nachanmeldung zweifellos eine Erweiterung des Offenbarten im Vergleich zur Prioanmeldung dar.

Da macht es in der Tat Sinn, hierauf die Grundsätze von G 1/15 anzuwenden: Diese besagen zwar wohl erst mal nur, dass eine Erweiterung des Gegenstand der Nachanmeldung im Vergleich zur PrioAnmeldung (z.B. die zahlenmäßige Ausdehnung eines Bereichs oder das "nicht individualisiert" offenbarte Zusammenfassen zusätzlicher Stoffe in Form einer einer Markush-Formel) die Teilpriorität für das, was bereits die Prio-Anmeldung offenbart (Teilbereich bzw. Einzelstoff), nicht wegfallen lässt. (Das ist der Fall {A mit B oder C}.) Dieser Grundsatz, nämlich dass die zu Recht erworbene Priorität durch ergänzende Offenbarung nicht wegfallen soll, kann dann aber wohl auch auf Merkmale angewandt werden, die (wie C=Birne) die Lehre des Anspruchs gegenüber der Prio-Anmeldung erweitern, aber ohne - weil fakultativ - den Gegenstand des Anspruchs zu beeinflussen. Das bedeutet: Die Priorität für die allgemeine Lehre (A mit B) hält, C bleibt für die Frage der Priorität unberücksichtigt.

Die Priorität wird aber unwirksam, sobald die Einschränkung "insbesondere" wegfällt. Es ist also genau so, als würde, statt des fakultativen Merkmals, auf C ein Unteranspruch gerichtet. Fällt der Hauptanspruch (sei es im Prüfungsverfahren oder auch im Einspruch) mangels Neuheit weg, so kommt dem Unteranspruch als neuem Hauptanspruch die Priorität nicht mehr zu.

Das Einsparen von Anspruchs-Gebühren mittels fakultativer Merkmale statt Unteransprüchen dürfte also zumindest im Hinblick auf die Wirksamkeit der Priorität keine Nachteile haben.

 

[newpatent]

Hallo Hans35,

ich beginne mal mit Deinem letzten Absatz.

Demgemäß sind eine Menge Kollegen (einschließlich mir) nicht gut. Bereits ein Anspruch der Formulierung "A mit B oder C" erfüllt die Voraussetzungen. Denn die Merkmale B und C sind beide fakultativ in dem Sinne, dass die einzelne Offenbarung von "A mit B" oder "A mit C" die Neuheit des Anspruchsgegenstandes zerstört. Somit wird entweder B oder C bei Neuheit und erfinderischer Tätigkeit "nicht berücksichtigt".

Der Fall der Dir vorschwebt bzw. Grundlage der BGH Entscheidung ist, lautet "A mit B vorzugsweise mit C". Die Möglichkeiten sind daher "A mit B" und "A mit B und C"; es fehlt also lediglich die Kombination "A mit C" im Vergleich zu einer oder-Formulierung.

Hinsichtlich der Priorität sehe ich es daher so:

C sei nicht in der Voranmeldung offenbart.

Nach deutschem Recht sollte der Anspruch nicht die Priorität erhalten, solange C darin aufgenommen ist. Eine Teilpriorität ist dem deutschen Recht meines Wissens fremd.

Anders beim EPA. Die Entscheidung G1/15 verstehe ich so, dass die Kombination "A mit B" die Priorität erhält und die Kombination "A mit B und C" nicht.

Frohes Schaffen,

Expatriot

Hallo Expatriot,

welche Patentämter lassen Teilprioritäten zu?

Viele Grüße
Newpatent

 

[newpatent]

In der Entscheidung habe ich leider die Stelle hinsichtlich der Prio nicht gefunden.