Europäische Teilanmeldung aus einer PCT-Anmeldung -- was beachten

[Kurt]

Hallo Forum,

aus einer Euro-PCT-Anmeldung soll eine EP-Teilanmeldung abgezweigt werden.

Gibt es bei der Ausarbeitung spezielle Formvorschriften zu beachten, beispielsweise hinsichtlich Anspruchsformulierung/-Nummerierung o.ä. -- oder ist eine Teilanmeldung formal im Prinzip nur das gleiche wie die Umformulierung/Einschränkung der Ansprüche als Reaktion auf einen Prüfungsbescheid?

Danke vorab für Erfahrungswerte
Kurt

 

[Fip]

Ich verstehe die Frage bzw. das besondere Hervorheben der Tatsache, dass es sich um eine (Euro-)PCT handelt, nicht ganz. Die Teilung aus einer Euro-PCT ist nichts anderes als die Teilung aus einer EP (dabei gehe ich davon aus, dass die regionale Phase EP wirksam eingeleitet wurde, denn ohne das Einleiten der regionalen Phase EP kann man auch nicht teilen).


Ansonsten gibt es nichts weiter zu beachten als bei einer regulären Teilanmeldung, z.B. Kreuzchen auf dem Anmeldeformular machen, Aktenzeichen der Stammanmeldung angeben, im Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung bleiben (Art. 76 EPÜ), Gebühren, die für die Stammanmeldung fällig waren, bezahlen (bei einer Euro-PCT schließt das in der Regel auch Jahresgebühren mit ein, nicht allerdings Prüfungs- und Benennungsgebühr), Rückzahlung der Recherchegebühr mit Blick auf die bereits zur Stammanmeldung gemachte Recherche beantragen, usw.


Was die Parallele, die Du zu einem "Prüfungsbescheid" ziehst, angeht, so verstehe ich nicht, worauf Du damit abzielst.

 

[Kurt]

Jo danke Dir @Fip,

Was die Parallele, die Du zu einem "Prüfungsbescheid" ziehst, angeht, so verstehe ich nicht, worauf Du damit abzielst.

Damit meine ich den formalen und inhaltlichen Rahmen der Umformulierung der Stammanmeldung für die Teilanmeldung.

Da man dabei im Offenbarungsumfang der Stammanmeldung bleiben muss, sind die Anmeldeunterlagen der Teilanmeldung m.E. genau denselben Restriktionen unterworfen, wie sie bei etwaigen Änderungen der Anmeldeunterlagen infolge eines Prüfungsbescheids bestehen.

Richtig?

 

[grond]

Da man dabei im Offenbarungsumfang der Stammanmeldung bleiben muss, sind die Anmeldeunterlagen der Teilanmeldung m.E. genau denselben Restriktionen unterworfen, wie sie bei etwaigen Änderungen der Anmeldeunterlagen infolge eines Prüfungsbescheids bestehen.

Theoretisch schon, wenn Dir beim "Umformulieren" aber ein Verstoß gegen 123(2) EPÜ unterläuft, ist die ganze Teilanmeldung unrettbar verloren. Deshalb lässt man ein Umformulieren bei Einreichung einer EP-Teilanmeldung tunlichst bleiben.

 

[Kurt]

Ok, aber ein paar Ansprüche bzw. Merkmale aus dem Anspruchssatz streichen wird man wohl noch dürfen -- damit klar wird, auf welchen Gegenstand sich die Teilanmeldung richten soll?

 

[ip_kandidat]

Da man dabei im Offenbarungsumfang der Stammanmeldung bleiben muss, sind die Anmeldeunterlagen der Teilanmeldung m.E. genau denselben Restriktionen unterworfen, wie sie bei etwaigen Änderungen der Anmeldeunterlagen infolge eines Prüfungsbescheids bestehen.

Richtig?

Nein, z.B. dürfen sich geänderte Patentansprüche in Reaktion auf einen Prüfungsbescheid nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, was im Falle einer Teilanmeldung natürlich keine Rolle spielt. Wenn Du so willst, besteht also mehr Spielraum zur Änderung.

 

[SwissPatEng]

... Gebühren, die für die Stammanmeldung fällig waren, bezahlen (bei einer Euro-PCT schließt das in der Regel auch Jahresgebühren mit ein, nicht allerdings Prüfungs- und Benennungsgebühr)...

Seit wann muss man für eine Euro-PCT keine Prüfungs- und Benennungsgebühren mehr bezahlen?? Diese Gebühren werden (sofern die auslösenden Fristen ausgelaufen sind) sowohl beim Einleiten der europäischen Phase als auch beim Einreichen einern Teilanmeldung fällig.

 

[Fip]

Seit wann muss man für eine Euro-PCT keine Prüfungs- und Benennungsgebühren mehr bezahlen?? Diese Gebühren werden (sofern die auslösenden Fristen ausgelaufen sind) sowohl beim Einleiten der europäischen Phase als auch beim Einreichen einern Teilanmeldung fällig.

Natürlich musst man auch bei einer Teilanmeldung zu einer Euro-PCT Prüfungs- und Benennungsgebühren zahlen, aber nicht bei deren Einreichung. Prüfungs- und Benennungsgebühren werden 6 Monate nach der Veröffentlichung des Rechercheberichts zur Teilanmeldung fällig, nicht aber schon mit der Einreichung der Teilanmeldung, wie etwa die Jahresgebühren, die für die Stammanmeldung bis zum Tag der Einreichung der Teilanmeldung bereits fällig waren.

Meine Aussage zur Euro-PCT bezog sich natürlich auf den Sachverhalt, bei dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht wird, deren Stammanmeldung eine Euro-PCT ist, und nicht auf die Euro-PCT selbst.

Der Hinweis, dass mit Einreichung einer Teilanmeldung zu einer Euro-PCT in der Regel schon Jahresgebühren fällig werden, hängt damit zusammen, dass (a) die Tatsache, dass ich überhaupt eine Teilanmeldung zu einer Euro-PCT einreichen kann, die Euro-PCT bereits in die regionale Phase eingetreten sein muss, was gleichzeitig bedeutet, dass (b) deren Anmeldetag - und damit der gesetzlich fingierte Anmeldetag der Teilanmeldung - bei Einleitung der regionalen Phase meist schon etwa 19 Monate zurückliegt (bei einer PCT-Direktanmeldung sogar schon 31 Monate), was wiederum bedingt, dass eine Euro-PCT in der Regel etwa ein halbes Jahr nach Einleitung der regionalen Phase EP hat, bis die erste Jahresgebühr zu zahlen ist. Es gibt in den meisten Fällen daher nur ein Zeitfenster von etwa einem halben Jahr, in dem bei Einreichung einer Teilanmeldung, deren Stammanmeldung eine Euro-PCT ist, die Jahresgebühren nicht direkt bei Einreichung der Teilanmeldung fällig werden.

 

[Kurt]

Wenn ihr eine Teilanmeldung macht, bei der es Streichungen von Ansprüchen und Anspruchsteilen wie auch diverse Änderungen in Inhalt und Reihenfolge der Ansprüche gibt, legt ihr dann Angaben zur Ursprungsoffenbarung der Änderungen bei, ähnlich wie bei der Beantwortung eines Prüfungsbescheids?

Das Problem ist, dass die Stammanmeldung eine etwas dürftige Beschreibung, dafür aber hunderte von Ansprüchen hat. Daraus soll nun eine Teilanmeldung mit einem um den Faktor 5 bis 10 reduzierten Anspruchssatz erstellt werden.

 

[Kurt]

*schieb*

Wenn ihr eine Teilanmeldung macht, bei der es Streichungen von Ansprüchen und Anspruchsteilen wie auch diverse Änderungen bei der Reihenfolge der Ansprüche gibt, legt ihr dann Angaben zur Ursprungsoffenbarung der Änderungen bei, ähnlich wie bei der Beantwortung eines Prüfungsbescheids?

Also sollte man z.B. bei Änderung der Anzahl und Reihenfolge der Ansprüche angeben, welche Anspruchsnummer der jeweilige Anspruch in der Stammanmeldung hatte?

 

[pa-tent]

Ich würde die Teilanmeldung ohne weiterführende Erläuterungen einreichen und
zunächst mögliche Einwendungen des Prüfers abwarten.

Ich würde allerdings den Mandanten darauf hinweisen, dass
das Zusammenstreichen und Zusammenfassen der ungünstig verfassten
ursprünglichen Offenbarung (ich tippe auf eine US-Anmeldung als Basis) im Verfahren vor dem EPA
gewisse Probleme angesichts Art. 123 EPÜ mit sich bringen kann -
im Prüfungsverfahren und für den Fall einer Erteilung erst recht im
Einspruchsverfahren....

 

[Asdevi]

Wir machen das situationsabhängig. Bei klaren Geschichten eher nicht. Aber in Kurts Fall, wo es sich um hunderte ursprünglicher Ansprüche handelt, verbessert es das Arbeitsklima mit dem Prüfer sicherlich, wenn man ihm eine Tabelle mit Support mitgibt. Schaden wird es jedenfalls nicht.

 

[Kurt]

Danke für eure hilfreichen Sichtweisen auf die Angelegenheit.

Aber in Kurts Fall, wo es sich um hunderte ursprünglicher Ansprüche handelt, verbessert es das Arbeitsklima mit dem Prüfer sicherlich, wenn man ihm eine Tabelle mit Support mitgibt.

Jetzt mal praktisch gedacht: das würde bedeuten, dass man bei Einreichung der Teilanmeldung ein Änderungsexemplar der Ansprüche o.dgl. mitliefert. Dies dürfte allerdings alles andere als üblich sein?

Nicht dass man sich beim Amt dermaßen wundert, dass man die damit verbundene Unterstützungsabsicht / Arbeitserleichterung gar nicht registriert und stattdessen unbegründete Verdachtsmomente schöpft und irgendwelche Scheinbeanstandungen erfindet.

 

[Asdevi]

Wir machen das nicht mit einem Änderungsexemplar. Wir schicken einfach eine Tabelle mit, in der steht, wo der Support für die jeweiligen Ansprüche ist. Also:

Anspruch 1: ursprünglicher Anspruch 158
Anspruch 2: ursprüngliche Ansprüche 173 und 179, [0078] der Beschreibung
usw.

Es ist natürlich klar, dass man das nicht machen sollte, wenn man "Leichen im Keller" hat, also Ansprüche, die auf eher tönernen Füßen stehen. Das fordert ja die Beanstandungen geradezu heraus, weil man den Prüfer mit der Nase drauf stößt. Dann am besten Klappe halten.

 

[Groucho]

Wir machen das nicht mit einem Änderungsexemplar. Wir schicken einfach eine Tabelle mit, in der steht, wo der Support für die jeweiligen Ansprüche ist. Also:

Anspruch 1: ursprünglicher Anspruch 158
Anspruch 2: ursprüngliche Ansprüche 173 und 179, [0078] der Beschreibung
usw.

Es ist natürlich klar, dass man das nicht machen sollte, wenn man "Leichen im Keller" hat, also Ansprüche, die auf eher tönernen Füßen stehen. Das fordert ja die Beanstandungen geradezu heraus, weil man den Prüfer mit der Nase drauf stößt. Dann am besten Klappe halten.

Also nicht so:

...
Anspurch 3: nicht ursprünglich offenbart
...

 

[Kurt]

Danke @Asdevi für die Info.

...
Anspruch 3: nicht ursprünglich offenbart
...

@Groucho: autsch, gut dass Du es sagst. Diese Angaben hätte ich sonst glatt vergessen.