DE Erfindernennung bei Einleitung nationale Phase DE

[Fip]

Manchmal tauchen ja Fragen auf, die irgendwie einfach zu beantworten sein sollten, aber dann irgendwie doch zu Problemen führen. Vielleicht habe ich auch schlicht mal wieder ein Brett vor dem Kopf und sehe ein Problem, wo keines ist.

Ich soll die nationale Phase DE für eine PCT/JP einleiten. Es gibt zwei Erfinder: Erfinder 1 ist angestellt beim Anmelder (Übergang des Rechts auf den Anmelder infolge des Arbeitsverhältnisses), Erfinder 2 ist (und war auch immer) angestellt bei einem Dritten, der nicht der Anmelder ist.

Jetzt muss ich bei Einleitung der nationale Phase (oder irgendwann später) angeben, wie das Recht an der Erfindung auf den Anmelder übergegangen ist, der ja alleiniger Anmelder ist, obwohl es eine Gemeinschaftserfindung von zwei Erfindern war, von denen aber nur einer beim Anmelder angestellt ist.

Muss ich auch angeben, wie der Teil des Rechts an der Erfindung, der ursprünglich bei Erfinder 2 lag, auf den alleinigen Anmelder übergegangen ist?

 

[Hans35]

Muss ich auch angeben, wie der Teil des Rechts an der Erfindung, der ursprünglich bei Erfinder 2 lag, auf den alleinigen Anmelder übergegangen ist?

Ja, in der Tat. Zu Erfinder 1 genügt die Angabe "Arbeitnehmererfindung". Zu Erfinder 2 muss es etwas anderes geben, z.B. einen "Handschlagvertrag" mit Erfinder 1, oder einen schriftlichen Vertrag unmittelbar mit dem Anmelder (dann sollte möglichst das Datum des Vertrags angegeben werde), oder Erfinder 1 ist Erbe von Erfinder 2, oder ...

Da die PCT-Anmeldung nicht nach dem Rechtsübergang fragt, genügt die dortige Erfinderbenennung dem DPMA nicht. Ein Nachweis des behaupteten Rechtsübergangs durch Urkunden o.ä. ist aber gegenüber dem DPMA nicht erforderlich. Der wird nur erforderlich, wenn das Recht des Anmelders gerichtlich bestritten wird.

Im Übrigen:
Die Erfinderbenennung ist die Angabe gegenüber dem DPMA, wer der Erfinder ist. Sie ist unverzichtbar.
Die Erfindernennung ist die Angabe auf OS oder PS. Da kann Nichtnennung beantragt werden.

 

[Fip]

Danke für die Antwort. Blöd nur, dass der mich beauftragende JP Kollege mir keine Infos gibt bzw. geben kann.

 

[Hans35]

... beauftragende JP Kollege mir keine Infos gibt bzw. geben kann.

Das kann die Anmeldung gefährden.

§ 37 Abs.1 S.2 PatG:
Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er auch anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist.

§ 45 Abs.1 S.1 iVm § 48 PatG:
Genügt die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 nicht oder sind die Anforderungen des § 36 offensichtlich nicht erfüllt, so fordert die Prüfungsstelle den Anmelder auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

 

[philkopter]

Neben den vorgenannten formalen Problemen, gibt es ja auch materiell-rechtlich ein zu lösendes Problem.

Wenn der 2. Erfinder nicht auf den Anmelder übertragen hat, so wären die Rechte an der Erfindung womöglich bei ihm verblieben. Dies müsste man gemäss JP-Recht beurteilen.

In manchen Jurisdiktionen werden neben Arbeitnehmererfindungen auch mehr oder weniger pauschal Gelegenheitserfindungen oder sogar freie Erfindungen auf einen Arbeitgeber übertragen, oder dieser kann sich zumindest das Recht vorbehalten das Recht an solchen Erfindungen zu beanspruchen. Womöglich wäre also auch der Arbeitgeber des 2. Erfinders involviert.

Dies müsste abgeklärt werden.

Doch unabhängig davon, ob der 2. Erfinder seine Rechte auf eine weitere Person übertragen oder diese selbst hat, so lagen die Rechte nicht allein beim Anmelder.

Meiner Erfahrung nach ist es das wirksamste Mittel dem Mandanten klar zu machen, dass der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger die ausstehenden Rechte vor einem national Gericht geltend machen kann und es dazu recht grosszügige Fristen gibt, selbst nach Erteilung. Dies könnte also die Inhaberschaft des derzeitigen Anmelders gefährden.

Entweder spart er sich also die Kosten des Erteilungsverfahrens oder er klärt die Situation auf.

VG