EPA Teilrecherchenbericht - Raising the bar

[Fip]

Folgender Fall:

EPA Anmeldung eingereicht, Teilrecherchenbericht erhalten, neue Regel 64 (1) und 137 (5) anwendbar (siehe die Links weiter unten).

Im Teilrecherchebericht meint der Prüfer, der einzige unabhängige Anspruch 1 sei nicht neu. Die darauf rückbezogenen Unteransprüche beträfen in Summe 5 (!) weitere Erfindungen, die über die recherchierte Erfindungen hinausgehen. Wir werden aufgefordert, 5 weitere Recherchegebühren (insgesamt € 5.525,-) zu zahlen.

Ich bin der Meinung, dass die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung neu und erfinderisch ist (letzteres ist aber "eng"). Außerdem bin ich der Meinung, dass der Prüfer die Uneinheitlichkeit willkürlich herbeiredet, um Gebühren zu schinden.

Was mache ich jetzt, wenn ich mir nicht wegen R. 137 (5) die Möglichkeit abschneiden will, später doch noch auf einen Unteranspruch zurückzugreifen. Wenn ich nicht zahle, dann läuft die Frist nach R. 64 (1) ab. Wenn ich zahle, dann muss ich hinterher mein Geld zurückverlangen.

Es kann doch nicht sein, dass das EPA das Geld verlangt bzw. ich "vorsorglich" zahlen muss, obwohl die Frage der Einheitlichkeit strittig ist und ich den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 versuchen will, zu halten. Andernfalls verliere ich die Chance, mich später doch noch auf einen Unteranspruch zurückzuziehen.

Habt Ihr mit den neuen Regeln schon Erfahrungen gemacht und wenn ja, wie geht Ihr damit um?


R. 64: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/d/r64.html

R. 137: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/d/r137.html

 

[Aktenwaelzer]

Hallo Fip,

das hat mit raising-the-bar nichts zu tun. Das war schon vorher so. Die Regeln in Bezug auf Einheitlichkeit haben sich nicht geändert. R. 64 war vorher schon genauso und der Teil der R. 137(5), der sich auf Einheitlichkeit bezieht, war vorher R. 137(4).

Du könntest ja erstmal nicht zahlen, im Prüfungsverfahren die Einheitlichkeit verteidigen und falls das nicht klappt, für den Unteranspruch, den Du haben willst, eine Teilanmeldung einreichen.

 

[EQE2009-Gast]

s. RiLi C-VI, 8.2 ("Zweitens ..." in den alten RiLi, "Drittens ..." in den RiLi Stand April 2010)

 

[grond]

Ich finde die Praxis zu den Teilanmeldungen auch abwegig. Gerade die a posteriori Nichteinheitlichkeit ist problematisch, da grundsätzlich ja die Unteransprüche unterschiedliche kleinere Aspekte betreffen, die dann de facto niemals durch eine gemeinsame Erfindungsidee verbunden sind. Wenn man nicht gerade seine Ansprüche so aufzieht, dass jeder Unteranspruch abhängig von einem vorhergehenden Unteranspruch ist, also nur ein "Strang" von Unteransprüchen entsteht, kommt man bei strenger Auslegung eigentlich nicht um das Entrichten von vielen Recherchegebühren herum. Auch das Nichtentrichten und anschließende Einreichen von Teilanmeldungen ist sehr kostspielig.

Der Anmelder kann aber nun einmal nichts dafür, dass er nicht weiß, welche Teile seiner Anmeldung denn nun patentfähig sind und welche nicht. Insofern wäre vielleicht ein Verfahren sinnvoller, bei dem eine Recherchengebühr dann fällig wird, wenn man sich auf einen nichtrecherchierten Gegenstand zurückzieht, wobei dann auch eine weitere Recherche durchgeführt wird. Das könnte auch die Qualität der Prüfung erhöhen, denn manchmal habe ich das Gefühl, dass bei entsprechend aufgebautem Anspruchssatz dem Prüfer ab ca. der vierten Unterebene von Ansprüchen schlicht und ergreifend die recherchierten Dokumente ausgehen, wenn man sich auf immer feinere Details zurückzieht, diese aber durch eine zweite Recherche leicht zu widerlegen wären.

Am besten fand ich bei einmal der ganzen Recherchegebührgeschichte folgenden Fall: Prüfer argumentiert, Ansprüche X und X+1 seien uneinheitlich. Es wird eine weitere Recherchengebühr entrichtet, es kommt der volle Recherchebericht, indem der Prüfer dann ausführt, dass die Ansprüche X und X+1 so unklar seien, dass keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann. Wenn ich mich recht erinnere, ist der momentane Verfahrensstand, dass wir uns genau auf Anspruch X zurückgezogen und die Rückerstattung der Recherchegebühr beantragt haben.

 

[malacitana]

Fip,

R137(5) bezieht sich übrigens nur auf Merkmale, die aus der Beschreibung aufgegriffen werden (die können ja u.U. nicht einheitlich sein mit der ursprünglich beanspruchte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen). D.h. dass Regel137(5) gar nicht zur Anwendung kommt, wenn man die zusätzlichen Recherchegebühren nicht bezahlt und zu einem späteren Zeitpunkt auf ursprünglich eingereichte Unteransprüche zurückgreifen möchte. Allerdings greift dann immer noch G2/92!

grond,

was meinst Du mit Ansprüchen X und X+1? Enthällt Anspruch X+1 alle Merkmale von X? Dann können die beiden Ansprüche doch per definitionem nicht uneinheitlich sein. Und was war mit dem Teilrecherchebericht? Wurde der erstellt für Anspruch X?

 

[grond]

grond,

was meinst Du mit Ansprüchen X und X+1?

War unklar ausgedrückt: es gab einfach nur zwei Unteransprüche, die nach Ansicht des Prüfers uneinheitlich mit dem Rest der Anmeldung gewesen sein sollen. X+1 war abhängig von X, der selbst ein Unteranspruch war. Die Recherchegebühr wurde also auch noch für lediglich zwei von ca. 20 Unteransprüchen gefordert.

 

[Fip]

R137(5) bezieht sich übrigens nur auf Merkmale, die aus der Beschreibung aufgegriffen werden (die können ja u.U. nicht einheitlich sein mit der ursprünglich beanspruchte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen). D.h. dass Regel137(5) gar nicht zur Anwendung kommt, wenn man die zusätzlichen Recherchegebühren nicht bezahlt und zu einem späteren Zeitpunkt auf ursprünglich eingereichte Unteransprüche zurückgreifen möchte.

Wo steht das? Wieso gilt R.137(5) nicht für diejenigen Ansprüche, die wegen eines Uneinheitlichkeitseinwands "a posteriori" vom Prüfer nicht recherchiert worden sind?

 

[malacitana]

R137(5) bezieht sich übrigens nur auf Merkmale, die aus der Beschreibung aufgegriffen werden (die können ja u.U. nicht einheitlich sein mit der ursprünglich beanspruchte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen). D.h. dass Regel137(5) gar nicht zur Anwendung kommt, wenn man die zusätzlichen Recherchegebühren nicht bezahlt und zu einem späteren Zeitpunkt auf ursprünglich eingereichte Unteransprüche zurückgreifen möchte.

Wo steht das? Wieso gilt R.137(5) nicht für diejenigen Ansprüche, die wegen eines Uneinheitlichkeitseinwands "a posteriori" vom Prüfer nicht recherchiert worden sind?

R137(5): Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

Ein ursprünglich eingereichter abhängiger Anspruch ist naturgemäss Teil einer ursprünglich beanspruchten Erfindung. Ein geänderter unabhängiger Anspruch, der die Merkmale des ursprünglich eingereichten abhängigen Anspruchs aufnimmt, ist demnach einheitlich mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen. Also greift R137(5) in diesem Fall nicht.

 

[Fip]

@ malacitana:

Ich gebe zu, dass ich mit Art. 82 in der Vergangenheit wenig Berührungspunkte hatte, aber mir erschließt sich die Logik hinter Deiner Begründung nicht.

Du weist zurecht auf die Formulierung "ursprünglich eingereicht" hin. Das kann ich verstehen. Aber ließe sich nicht genau so gut argumentieren, dass dort das Wort "Erfindung" steht, und dass der "a posteriori" Einwand ja eben besagt, dass wegen des aufgefundenen Standes der Technik der zum Beispiel neuheitsschädlich getroffene Anspruch 1 als einziger unabhängiger Anspruch ja eben von vorne herein gar keine Erfindung darstellt, so dass der Anmelder mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen doch mehrere Erfindungen beansprucht (in Ermangelung der Kenntnis des Standes der Technik sozusagen ohne es zu wissen), so dass R. 137 (5) wegen des Nichtvorliegens einer Erfindung im einzigen unabhängigen Anspruch eben doch greift.

Außerdem: Wenn R. 137 (5) bei einer "a posteriori" Uneinheitlichkeit nicht greift, ich mich also jederzeit auch auf alle die Unteransprüche zurückziehen kann, die nach Ansicht des Prüfers uneinheitlich sind, warum sollte ich dann überhaupt eine zusätliche Recherchegebühr bezahlen? Dann kann mir die 2 Monatsfrist aus R. 64 (1) doch egal sein, denn eine Nichtzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr würde zwar dazu führen, dass die Unteransprüche nicht recherchiert werden, aber nicht dazu, dass ich mich nicht damit einschränken kann.

Was also ist die Konsequenz der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren, wenn R. 137 (5) nicht greift?

 

[Aktenwaelzer]

Fip,

Wenn die Anmeldung tatsächlich uneinheitlich ist und wegen Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren nur eine Erfindung recherchiert wurde, kann man im Prüfungsverfahren nicht eine der nicht recherchierten Erfindungen weiterverfolgen. Man muss dafür eine Teilanmeldung einreichen. Das steht zwar (meines Wissens) eigenartigerweise nirgends explizit im EPÜ, aber dazu gibt es eine G-Entscheidung, G2/92.

Wenn es sich um eine PCT- Anmeldung in der regionalen Phase mit PCT-Recherche nicht EPO (also etwa JP, US etc) handelt, dann hat der Anmelder noch weniger Auswahl, denn dann wird in der ergänzenden Recherche einfach die erste Erfindung recherchiert und man muss sich darauf beschränken (oder Teilanmeldungenen für den Rest einreichen); eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren ergeht nicht, siehe R. 164(1)(2).