DE Einrede nach §43(1)S.2 MarkenG

[pak]

Ich stolpere immer wieder über den Text :-(

"Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung (der älteren Marke) nach der Veröffentlichung der Eintragung (der jüngeren Marke), so hat der Widersprechende (Inhaber der älteren Marke), [...] , glaubhaft zu machen, dass die (ältere) Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß §26 benutzt worden ist."

Frage 1:
Beginnt der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung (der älteren Marke) mit Eintragung derselben oder mit Veröffentlichung der Eintragung? Ich meine letzteres ...

Frage 2:
Kann die übliche Benutzungsschonfrist durch die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch verringert werden?

Gruß

pak

 

[Pat-Ente]

Ich stolpere immer wieder über den Text :-(

Das kann leicht passieren. Zu beachten ist, dass

• Art. 43 (1) zwei verschiedene Nichtbenutzungseinreden eröffnet
• Die sog. "Benutzungsschonfrist" nicht bedeutet, dass man erst fünf Jahre nach Eintragung die Benutzung aufnehmen muss
  

Frage 1:
Beginnt der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung (der älteren Marke) mit Eintragung derselben oder mit Veröffentlichung der Eintragung? Ich meine letzteres ...

Der Gesetzestext spricht von Eintragung, auch im Kommentar (Ströbele/Hacker) habe ich nichts von Veröffentlichung gelesen. Allerdings beginnt der Zeitraum erst mit Abschluss eines eventuellen Widerspruchsverfahrens gegen die ältere Marke (§26 (5)).

Frage 2:
Kann die übliche Benutzungsschonfrist durch die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch verringert werden?

Allerdings. Und nicht nur dadurch, sondern auch nach Satz 1.

Beispiele:

• Veröffentlichung der jüngeren Marke 5 Jahre und 1 Tag nach Eintragung der älteren Marke => Benutzung muss ab 1 Tag nach Eintragung glaubhaft gemacht werden (Einrede nach § 43 (1) Satz 1)
  
• Veröffentlichung der jüngeren Marke weniger als 5 Jahre nach Eintragung der älteren Marke => Benutzung muss für fünf Jahre vor der abschliessenden (letztinstanzlichen) Entscheidung glaubhaft gemacht werden, unabhängig vom Eintragungstag der älteren Marke (Einrede nach § 43 (1) Satz 2); es ergibt sich also ein "wandernder" Benutzungszeitraum.
  
  

 

[PAPA]

@Pat-Ente:

Die wesentlichen Punkte stimmen im Grundsatz.

Aber wenn Du vorstehend schreibts, dass in dem genannten Beispiel bezüglich der ersten Einrede eine Benutzung "ab 1 Tag nach Eintragung glaubhaft gemacht werden" muss, so betrifft dies den Zeitraum von einem Tag nach Eintragungsdatum bis exakt 5 Jahre später.

Die Benutzung muss jedoch nicht kontinuierlich in dem gesamten Zeitraum erfolgt sein und auch nicht mit Beginn des Zeitraums begonnen haben. Wenn erst im letzten Monat dieses Zeitraum die Benutzung aufgenommen wurde, und zwar in einer Art und Weise, dass von einer ernsthaften (rechtserhaltenden) Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG ausgegangen werden kann, dann ist die Marke benutzt.

Insoweit ist der Begriff "Benutzungsschonfrist" also doch nicht ganz falsch und die Benutzungsschonfrist wird auch durch die Einrede nicht verringert.

Eine ernsthafte Benutzung muss innerhalb der fünf Jahre nach dem Eintragungstag aufgenommen werden, ob nun gleich zu Beginn oder erst am Ende des Zeitraums ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Benutzungsaufnahme auch in ihrem Umfang den Anforderungen des § 26 MarkenG und zugehöriger Rechtssprechung gerecht wird.

Wenn man als erst am letzten Tag der 5-Jahres-Frist die "Benutzung" aufnimmt, so könnte das Glaubhaftmachen einer Benutzungshandlung im Sinne des § 26 MarkenG schwierig werden. Wenn man jedoch beispielsweise am letzten Tag der 5 Jahre eine Werbekampagne für hunderttausende von Euro startet, so sollte dies durchaus als rechtserhaltende Benutzung im maßgeblichen Zeitraum anerkannt werden.

 

[Groucho]

Eine Perle ist hier die Entscheidung DPMA Verwaltungsvereinfachung, wo das Amt einen Widerspruch 5 Jahre lang hat liegen lassen, um ihn dann wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung im 5-Jahreszeitraum vor der Erscheidung zurückzuweisen.

 

[PatFan]

Eine Perle ist hier die Entscheidung DPMA Verwaltungsvereinfachung, wo das Amt einen Widerspruch 5 Jahre lang hat liegen lassen, um ihn dann wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung im 5-Jahreszeitraum vor der Erscheidung zurückzuweisen.

Das Schlimme daran ist, dass der Anwalt dann auch noch einen Haftungsfall haben dürfte. Das Belege bei langen Verfahren nachgereicht werden müssen, muss die Fristverwaltung wohl abdecken.

Solange es das Amt macht, ist es ja noch ok, weil das Rechtmittel nicht viel kostet und die Belege nachgereicht werden können. Viel dümmer sieht man aus, wenn der Beschwerdesenat etwas irritiert fragt, ob man etas zur mündlichen Verhandlung mitgebrachte habe...

 

[Pat-Ente]

@PAPA: Du hast natürlich recht - eine Benutzung muss nicht für den gesamten 5-Jahres-Zeitraum glaubhaft gemacht werden.

Aber es muss zumindest eine "ernsthafte Benutzung" vorliegen, wobei der jeweilige Umfang in Wechselwirkung mit der Dauer und Konstanz der Benutzung steht (Ströbele/Hacker, §26 Rn. 48, 50). Sprich: Ist der Umsatz gering, so muss die Benutzungsdauer länger sein.

Je nach den Umständen kann dann sogar eine Woche ausreichend sein - oder auch mehrere Jahre nicht (siehe Beispiele in Ströbele/Hacker, §26 Rn. 55, 56).