EPÜ Beschränkungsverfahren

[Fip]

Hat jemand Erfahrungen mit einem Beschränkungsverfahren vor dem EPA?


Mir geht es insbesondere um folgende etwas unglückliche/verworrene aber vielleicht gar nicht so unübliche Fallkonstellation:


Die ursprüngliche Anmeldung war eine Art Rundumschlag für ein umfassend verbessertes neues konstruktives Design eines technischen Gegenstandes. Es wurden zu dem technischen Gegenstand insgesamt 5 einzelne Verbesserungserfindungen in einer einzigen Anmeldung beschrieben, und der ursprünglich eingereichte Hauptanspruch war nach dem Motto formuliert: "dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenstand Verbesserung 1 aufweist und/oder Verbesserung 2 aufweist und/oder Verbesserung 3 aufweist und/oder ... (usw.)"


Im Prüfungsverfahren gab es die zu erwartenden Beanstandungen und man hat sich dann entschieden, Verbesserung 1 im Rahmen der Stammanmeldung patentieren zu lassen und die anderen Verbesserungen in Teilanmeldungen "auszugliedern". Aber leider wurden in der Stammanmeldung alle Beschreibungsteile, Figuren und Unteransprüche beibehalten, auch wenn diese Verbesserung 1 eigentlich gar nicht betreffen, sondern die anderen Verbesserungen.

Nun will man aus dem Patent klagen, hat aber leider einen Anspruchsatz, bei dem Anspruch 1 zwar die relevante Verbesserung 1 beansprucht und auch die anzugreifende Verletzungsform umfasst, aber viel zu breit ist (neuer Stand der Technik und leider zu großzügiger Prüfer). Die Unteransprüche und die meisten Figuren betreffen die Verbesserungen 2 bis 5 und sind für das geplante Verletzungsverfahren unbrauchbar. Allerdings gibt die Beschreibung und die die Verbesserung 1 betreffende Figur ein Menge brauchbare Merkmale her.

Jetzt stellt sich die Frage, ob ein Beschränkungsverfahren sinnvoll wäre, mit dem man das Patent unter Berücksichtigung zwischenzeitlich bekannt gewordenen Standes der Technik beschränken könnte.

Am liebsten würde ich jetzt neben einer Einschränkung des Hauptanspruchs alle Untersprüche streichen und stattdessen neue Unteransprüche auf Basis der Figurenbeschreibung zu der einzigen die Verbesserung 1 betreffenden Figur formulieren und außerdem - weil sich die Verbesserung 1 ausgehend von einem patentierten, aber leider nicht erfinderischen Grundgedanken, in verschiedene Richtungen erfinderisch konkretisieren lässt - unter Missachtung des Einheitlichkeitskriteriums verschiedene unabhängige Ansprüche formulieren.


Mit anderen Worten: Es soll ein völlig neuer Anspruchsatz mit mehreren unabhängigen Ansprüchen und neuen Unteransprüchen her, der die Verbesserung 1 weitgehend umfassend schützt und mit dem ursprünglich erteilten Anspruchsatz außer dem erteilten Hauptanspruch als Teil von allen unabhängigen Ansprüchen nichts mehr gemein hat.

Geht das? Wenn nicht, hat jemand sinnvolle Vorschläge, was man tun kann?

 

[hyperandy]

Am liebsten würde ich jetzt neben einer Einschränkung des Hauptanspruchs alle Untersprüche streichen und stattdessen neue Unteransprüche auf Basis der Figurenbeschreibung zu der einzigen die Verbesserung 1 betreffenden Figur formulieren und außerdem - weil sich die Verbesserung 1 ausgehend von einem patentierten, aber leider nicht erfinderischen Grundgedanken, in verschiedene Richtungen erfinderisch konkretisieren lässt - unter Missachtung des Einheitlichkeitskriteriums verschiedene unabhängige Ansprüche formulieren.

Also es gilt wohl immer noch Art. 123(3) EPÜ, d.h. der Schutzbereich kann nicht erweitert werden. Es heisst ja auch Beschränkungsverfahren. Deshalb wäre mein Vorschlag: aus den ausgegliederten Teilanmeldungen neue Teilanmeldung einreichen mit allen Änderungen die gewünscht sind, wobei der neue Anspruch auf den Verletzungsgegenstand abgestellt werden kann. Dann Beschleunigungsverfahren, dann aus diesem Patent klagen.

 

[Asdevi]

Im Beschränkungsverfahren sind nur den Schutzumfang beschränkende Änderungen gestattet. Unteransprüche können also nur geändert werden, wenn dies durch die Änderung der Hauptansprüche notwendig wird. Das Hinzufügen neuer Unteransprüche ist generell ausgeschlossen.

Du kannst also deinen Hauptanspruch mit Merkmalen aus der Beschreibung beschränken. Wenn diese Merkmale dazu führen, dass Unteransprüche widersprüchlich werden, kannst (bzw. musst, wegen Art. 84) du diese auch löschen. Neue Unteransprüche wird's nicht geben.

 

[hyperandy]

Alternativ (oder zusätzlich) und sofern kein Verfahren involviert ist, Gebrauchsmuster aus einer Teilanmeldung mit den gewünschten Ansprüchen abzweigen, dann kann man gleich losgehen und muss nicht auf die Patenterteilung warten.

 

[Fip]

Erstmal danke für die Rückmeldung.


Eine Gebrauchsmusterabzweigung oder weitere Teilanmeldungen sind nicht möglich. Alle Patente, auch die aus den Teilanmeldungen, sind seit Jahren erteilt. Außerdem geht es um Schadenersatzansprüche für die Vergangenheit. Ein neu abgezweigtes Gbm ist da nicht hilfreich.


Eine Erweiterung des Schutzbereiches sehe ich nicht als problematisch an. Ich würde aus dem derzeitigen Hauptanspruch (leider nicht erfinderisch oder nicht einmal neu), der wie folgt formuliert ist:


"1. Merkmale ABC, gekennzeichnet durch Verbesserung 1"


mehrere unabhängige Ansprüche machen wollen, etwa so:


"1. Merkmale ABC mit Verbesserung 1, gekennzeichnet durch Konkretisierung 1"
"2. Merkmale ABC mit Verbesserung 1, gekennzeichnet durch Konkretisierung 2"
"3. Merkmale ABC mit Verbesserung 1, gekennzeichnet durch Konkretisierung 3"
"4. Merkmale ABC mit Verbesserung 1, gekennzeichnet durch Konkretisierung 4"
usw.


Leider lassen sich die verschiedenen Konkretisierungen nicht durch einen sinnvollen Oberbegriff zusammenfassen und bei einer "und" Verknüpfung oder bei Weglassen eines unabhängigen Anspruchs auf eine bestimmte Konkretisierung schrumpft der Schutzbereich und es ergeben sich einfachste Umgehungsmöglichkeiten.


Macht das Amt so etwas mit? Hat jemand Erfahrungen, wie lange ein Beschränkungsverfahren dauert?