Uneinheitliche PCT-Anmeldung, Wechsel der Erfindung beim Eintrit EP möglich?

[Groucho]

Eine PCT-Anmeldung enthält in den Ansprüchen zwei nicht einheitliche Erfindungen X und Y. Das USPTO recherchiert als ISA nur die Erfindung X, für die Erfindung Y werden keine Recherchegebühren gezahlt.

Beim Eintritt in die EP-Phase werden die Ansprüche für die Erfindungen X und Y vertauscht, so dass nunmehr die Ansprüche für Y zuerst in den Ansprüchen erwähnt sind. Was geschieht?

Meines Erachtens müsste das EPA nun in einer ergänzenden Recherche die Erfindung Y recherchieren, siehe Regel 164(1) und ausdrücklich Richtinien B-VII-2.4. Erfindung X wird nicht recherchiert, da auch vom EPA als uneinheitlich angesehen und muss gestrichen werden, Regel 164(2).

Im Netz wird diese Möglichkeit aber kontrovers diskutiert, nach anderer Ansicht kann die im PCT-Verfahren nicht recherchierte Erfindung Y in Europa nur im Rahmen einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden. Dies scheint auf den ersten Blick auch der Wortlaut von Regel 164(2) und die Bemerkung des EPA zur neuen Regel 164 (Amtsblatt 2007, Special Edition 5, 256) nahezulegen.

Hat jemand bereits praktische Erfahrungen mit einem solchen Wechsel der Erfindung beim Eintritt in die EP-Phase gemacht und kann darüber berichten?

 

[ip_kandidat]

Ich teile Deine Ansicht. Dafür spricht auch der Leitfaden für Anmelder, Teil 2, EPA, 4.Auflage, S.74 Nr. 438-440 ("Durchführung einer ergänzenden Recherche: EPA war nicht ISA").

Wäre das EPA als ISA tätig gewesen, so könnte X nur im Rahmen einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden (Leitfaden für Anmelder aaO, S.73 Nr. 434 ff.).

 

[Groucho]

Richtig, da steht es nochmal explizit. Besten Dank für den Hinweis.