Rückkehr zu ursprünglichen Ansprüchen bei Nichteinheitlichkeit vor EPA

[Kask]

Guten Morgen,

folgendes Problem liegt vor:

Eine europäische Patentanmeldung umfaßte anfangs zwei Erfindungen A und B und war nichteinheitlich. Beide Erfindungen wurden nach Zahlung zweier Recherchengebühren recherchiert, mit dem Ergebnis: für A sieht es ganz düster aus, für B schon etwas besser.

Mit dem ersten Bescheid forderte EPA den Anmelder auf, bekanntzugeben, welche Erfindung er geprüft haben möchte (A).

Mit dem zweiten Bescheid meint EPA nun verständlicherweise, daß es nichts patentfähiges finden könne. Der Anmelder möchte nun umschwenken und als Antwort auf den zweiten Bescheid Erfindung B geprüft haben.

Folgende Frage: Wie wahrscheinlich ist Eurer Meinung nach eine Zustimmung des Prüfers zum neuerlichen "Beginn von vorne"? Gemäß R. 86(3) + RiLi C VI-4.7 + Rechtsprechung Beschwerdekammern könnte hier eine unnötige Verzögerung des Verfahrens liegen, aber explizit habe ich noch keine Rechtsprechung zu einem vergleichbaren Fall gefunden. Wäre es eher ratsam, vorab die Zustimmung vom Prüfer per Telefon einzuholen, oder ist derartiges Anmelderverhalten eher gang und gäbe?

Für Hilfestellung dankt
Kask

 

[Groucho]

Das Problem liegt meines Erachtens nicht in der Verzögerung des Verfahrens, der Weg über eine Teilanmeldung ist schließlich auch nicht schneller. Vielmehr wird das EPA die Prüfungsgebühr mit Prüfung der ersten Erfindung als verbraucht ansehen und den Anmelder deshalb für die Prüfung der Erfindung B auf eine Teilanmeldung (mit neuer Prüfungsgebühr) verweisen.

 

[Kask]

Hallo,

das Amt wird zwar für die Prüfung bezahlt, aber was wenn, wie so häufig, die eigentliche Arbeit in der Recherche stattfindet, à la "die Anmeldung ist aus den bereits im Anhang zum Recherchenbericht genannten Gründen nicht patentfähig". Und für die Recherche wurden ja auch zwei Gebühren entrichtet...
Ich werde aber wohl doch zum Hörer greifen und mich im Namen der Anmeldering blamieren.

Gruß
Kask

 

[Kask]

Guten Morgen,

die Angelegenheit hat sich mittlerweile geklärt, und für alle, die ein ähnlichen Fall zur Bearbeitung haben, schildere ich kurz das Ergebnis der Rückfrage beim EPA:

Das EPA betrachtet vorliegend den ersten Bescheid, mit dem es den Anmelder auffordert, sich festzulegen, ob er Erfindung A oder B geprüft haben möchte, nicht als ersten Bescheid i. S. d. R86(2) und (3) EPÜ, obwohl der Bescheid ausdrücklich als "Communication persuant to Art. 97(2)" gekennzeichnet ist. Es hat noch keine Prüfung einer der beiden Erfindungen stattgefunden, so daß erst der zweite Bescheid als erster Bescheid i. S. d. R86(2) und (3) EPÜ aufzufassen ist.

Soweit jedenfalls die Aussage der Prüferin am Telefon. Ich hoffe, daß sie auch nach der Eingabe daran festhält.

Alles in allem finde ich das äußerst kulant.

Gruß
Kask

 

[Gert]

Beim EPA erwarte ich mir auch etwas Kulanz - angesichts der weltweit teuersten Gebühren....

 

[Goldi]

Beim EPA erwarte ich mir auch etwas Kulanz - angesichts der weltweit teuersten Gebühren....

(Ironie)
Du musst die Gebühren doch durch 31 Mitgliedsstaaten teilen! Wo sonst gibt es bitte einen Recherchenantrag für 32,25 EUR?

Richtig, beim PCT: da kostet's nur 11,79 - Ist aber nur eine vorläufige, nicht bindende Recherche.

(/ironie)