Gerd
*** KT-HERO ***
Hi,
auf den Eingang einer Verzichtsaufforderung kann man ja verschiedenartig reagieren.
Ist die Aufforderung nicht ausreichend substantiiert, braucht man überhaupt nicht reagieren.
Ist sie ausreichend substantiiert, reagiert man üblicherweise mit einem Verzicht des Patents (und ggf. auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit), wenn die Aussichten, die angedrohte Nichtigkeitsklage zu verlieren bzw. das Prozesskostenrisiko gemessen am Wert des Patents zu hoch sind.
Wie sieht es nun aus, wenn die Aufforderung substantiiert ist, die vorgebrachten Nichtigkeitsgründe aber nur Teilbereiche des Patents betreffen.
Sind nur Unteransprüche betroffen, erübrigt sich im allgemeinen ein Verzicht, da die Unteransprüche mit dem nicht angegriffenen Hauptanspruch Bestand haben.
Ist dagegen mindestens ein unabhängiger Anspruch angegriffen, kommt man um einen Verzicht wohl nicht herum, will man nicht das Prozesskostenrisiko eingehen.
Sind nicht alle Ansprüche substantiiert angegriffen, müsste doch aber auch ein Teilverzicht ausreichen.
Natürlich wird ein potenzieller Nichtigkeitskläger, zumindest wenn er den einzigen unabhängigen Anspruch angreift, zur Erklärung des Verzichts auf das gesamte Patent auffordern. Wenn die in dem Klageentwurf, welcher der Verzichtsaufforderung beigefügt ist, allerdings nur auf Stand der Technik bezüglich des Hauptanspruchs und einiger (aber nicht aller) Unteransprüche eingegangen und dies mit entsprechenden Argumenten unterlegt wird, dürfte es doch keine Veranlassung zur Klageerhebung bedeuten, wenn nur der Verzicht auf die Ansprüche erklärt wird, die auch entsprechend substantiiert angegriffen sind, oder?
Allerdings gestaltet sich das mit dem Teilverzicht wohl etwas schwierig.
Ausgehend von einem typischen Anspruchssatz mit einem unabhängigen Anspruch und mehreren multipel rückbezogenen abhängigen Ansprüchen (jeder abhängige Anspruch ist jeweis alternativ auf alle vorhergehenden Ansprüche bezogen), müsste doch auf alle substantiiert angegriffenen Ansprüche verzichtet werden, oder?
Wenn die Ansprüche 1, 4 und 6 angegriffen sind, reicht ein Verzicht auf Anspruch 1 ja nicht aus, weil Anspruch 4 zwar alternativ auch auf die nicht angegriffenen Ansprüche 2 und 3 rückbezogen ist, aber eben auch alternativ auf den angegriffenen Anspruch 1. Er würde mit diesem Rückbezug ja quasi als Nebananspruch da stehen und hätte keinen nicht-angegriffenen Anspruch, auf den er sich stützen könnte.
Da man offensichtlich nicht auf den auf Anspruch 1 rückbezogenen Teil von Anspruch 4 verzichten kann, sondern wenn überhaupt, dann nur auf den ganzen Anspruch 4, müsste Verzicht für die Ansprüche 1, 4 und 6 erklärt werden.
Stimmen meine Überlegungen bis hier her?
Möchte nun der Mandant nun nicht auf die auf Anspruch 2 und 3 rückbezogenen Anspruchsvarianten von Anspruch 4 verzichten, müsste es m.E. möglich sein, das Patent entsprechend zu beschränken.
Man würde also einen Verzicht auf Anspruch 1 erklären und zusätzlich einen Antrag auf Beschränkung des Patents stellen, in dem man Anspruch 4 dahingehend beschränkt, dass er sich nur noch auf die Ansprüche 2 und 3 (in der Alternative) rückbezieht. Zusätzlich müsste man gegenüber dem DPMA auf das Recht verzichten, den Beschränkungsantrag abzuändern oder ihn ganz oder teilweise zurückzuziehen (BGH, Urteil vom 29. Juli 2003 - X ZR 26/00, GRUR 2004, 138, 141 Dynamisches Mikrofon).
Wie seht Ihr die Sache und gibt es evtl. noch andere Optionen?
Gruß
Gerd
auf den Eingang einer Verzichtsaufforderung kann man ja verschiedenartig reagieren.
Ist die Aufforderung nicht ausreichend substantiiert, braucht man überhaupt nicht reagieren.
Ist sie ausreichend substantiiert, reagiert man üblicherweise mit einem Verzicht des Patents (und ggf. auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit), wenn die Aussichten, die angedrohte Nichtigkeitsklage zu verlieren bzw. das Prozesskostenrisiko gemessen am Wert des Patents zu hoch sind.
Wie sieht es nun aus, wenn die Aufforderung substantiiert ist, die vorgebrachten Nichtigkeitsgründe aber nur Teilbereiche des Patents betreffen.
Sind nur Unteransprüche betroffen, erübrigt sich im allgemeinen ein Verzicht, da die Unteransprüche mit dem nicht angegriffenen Hauptanspruch Bestand haben.
Ist dagegen mindestens ein unabhängiger Anspruch angegriffen, kommt man um einen Verzicht wohl nicht herum, will man nicht das Prozesskostenrisiko eingehen.
Sind nicht alle Ansprüche substantiiert angegriffen, müsste doch aber auch ein Teilverzicht ausreichen.
Natürlich wird ein potenzieller Nichtigkeitskläger, zumindest wenn er den einzigen unabhängigen Anspruch angreift, zur Erklärung des Verzichts auf das gesamte Patent auffordern. Wenn die in dem Klageentwurf, welcher der Verzichtsaufforderung beigefügt ist, allerdings nur auf Stand der Technik bezüglich des Hauptanspruchs und einiger (aber nicht aller) Unteransprüche eingegangen und dies mit entsprechenden Argumenten unterlegt wird, dürfte es doch keine Veranlassung zur Klageerhebung bedeuten, wenn nur der Verzicht auf die Ansprüche erklärt wird, die auch entsprechend substantiiert angegriffen sind, oder?
Allerdings gestaltet sich das mit dem Teilverzicht wohl etwas schwierig.
Ausgehend von einem typischen Anspruchssatz mit einem unabhängigen Anspruch und mehreren multipel rückbezogenen abhängigen Ansprüchen (jeder abhängige Anspruch ist jeweis alternativ auf alle vorhergehenden Ansprüche bezogen), müsste doch auf alle substantiiert angegriffenen Ansprüche verzichtet werden, oder?
Wenn die Ansprüche 1, 4 und 6 angegriffen sind, reicht ein Verzicht auf Anspruch 1 ja nicht aus, weil Anspruch 4 zwar alternativ auch auf die nicht angegriffenen Ansprüche 2 und 3 rückbezogen ist, aber eben auch alternativ auf den angegriffenen Anspruch 1. Er würde mit diesem Rückbezug ja quasi als Nebananspruch da stehen und hätte keinen nicht-angegriffenen Anspruch, auf den er sich stützen könnte.
Da man offensichtlich nicht auf den auf Anspruch 1 rückbezogenen Teil von Anspruch 4 verzichten kann, sondern wenn überhaupt, dann nur auf den ganzen Anspruch 4, müsste Verzicht für die Ansprüche 1, 4 und 6 erklärt werden.
Stimmen meine Überlegungen bis hier her?
Möchte nun der Mandant nun nicht auf die auf Anspruch 2 und 3 rückbezogenen Anspruchsvarianten von Anspruch 4 verzichten, müsste es m.E. möglich sein, das Patent entsprechend zu beschränken.
Man würde also einen Verzicht auf Anspruch 1 erklären und zusätzlich einen Antrag auf Beschränkung des Patents stellen, in dem man Anspruch 4 dahingehend beschränkt, dass er sich nur noch auf die Ansprüche 2 und 3 (in der Alternative) rückbezieht. Zusätzlich müsste man gegenüber dem DPMA auf das Recht verzichten, den Beschränkungsantrag abzuändern oder ihn ganz oder teilweise zurückzuziehen (BGH, Urteil vom 29. Juli 2003 - X ZR 26/00, GRUR 2004, 138, 141 Dynamisches Mikrofon).
Wie seht Ihr die Sache und gibt es evtl. noch andere Optionen?
Gruß
Gerd
