PAP (p) Praktische Prüfungsaufgabe I/2014

[hyperandy]

Teil I

Aufgabe:

Hat das Bundespatentgericht den Gutachtensentwurf Ihrer Ansicht nach in seinem Urteil berücksichtigt oder hat es ihn vielmehr als verspätet zurückgewiesen?

Gemäss §83(4) Nr. 3 PatG kann das BPatG Angriffs- und Verteidigungsmittel einer Partei, die erst nach Ablauf einer hierfür nach Absatz 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn
...
2. die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt.

US Gutachtenentwurf wurde aufgrund dieses Paragraphen nicht berücksichtigt.

Wer hat eine bessere Lösung?


Teil II
Aufgabe:

Ist Ihrer Ansicht nach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 so deutlich und vollständig im Patent offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann?

Es ist gemäss BGH-Rechtssprechung nicht erforderlich, dass alle unter den Wortlaut fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können.

Im vorliegende Fall ist das Lösungsmittel unverzichtbaren Bestandteil der beanstandeten Rezeptur, wobei als Lösungsmittel für die Wirkstoffbase XY solche mit mindestens einer sauren Gruppe in Betracht kommen. Die Ausführungsbeispiele mit zwei Säuren sind nur als Beispiele anzusehen.

Patentanspruch 1 ist so deutlich und vollständig im Patent offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

Wer hat eine bessere Lösung?

 

[patlex]

Teil I:

Für eine Berücksichtigung des US-Gutachtens in der mündlichen Verhandlung könnte eventuell sprechen, dass die Fristsetzung nach § 83 Abs. 2 PatG, falls überhaupt erfolgt, sich nicht auf das weitere Vorbringen zur Ausführbarkeit erstrecken könnte, da sich die Rechtsauffassung zwischen dem vorterminlichen Hinweis und der müV geändert hat. Ausserdem müssten die Kriterien des § 83 Abs. 4 Nr. 1-3 (wegen der und-Verknüpfung im Gesetzeswortlaut) alle zugleich erfüllt sein, damit eine Zurückweisung des verspätet vorgebrachten Beweismittels möglich wäre. Der Sachverhalt sagt aber nichts darüber aus, ob die Fristbelehrung nach § 83 Abs. 4 Nr. 3 erfolgt ist.

Teil II:

Der Patentanspruch umfasst Lösungsmittel jeglicher Art, wobei in der Beschreibung nur Lösungsmittel mit zwei sauren Gruppen genannt sind und gewisse andere Lösungsmittel (Alkohole, Kohlenwasserstoffe, organische Lösungsmittel) ungeeignet sind. Für eine unzureichende Offenbarung könnte deshalb sprechen, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich verwirklicht werden kann.

 

[hyperandy]

Teil I

Ich persönlich glaube, dass die Tatsache, dass sich die Rechtsauffassung zwischen dem vorterminlichen Hinweis und der müV geändert hat, keine Rolle spielt. Das US-Gutachten war ja schon lange im Besitz und hätte schon vorher eingereicht werden müssen, sofern man es in das Verfahren einbringen will.

Zudem scheint das Verfahren bisher korrekt abgelaufen, d.h. es ist mal davon auszugehen (und auch in der Lösung schreiben, dass man das mal annimmt), dass Fristsetzung und Rechtsmittelbelehrung korrekt waren.

In meiner mdl. Prüfung, in der ich als Zuhörer war, hat Rin Friehe genau die Frage eines versätesten Doks während mdl. Verhandlung gestellt, alle Prüflinge durften einmal raten, ob das Dokument zugelassen wird oder nicht und ggf. neue mdl. Verhandlung angesetzt wird. Dann hat sie angemerkt, dass der Senat das Dokument als verspätet zurückgewiesen hat.

Teil II

Obwohl für eine unzureichende Offenbarung sprechen könnte, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich verwirklicht werden kann, scheint die BGH-Rechtsprechung dazu zu tendieren, dass es nicht notwendig ist, dass alle unter den Wortlaut fallenden Ausfühungsformen ausführbar sind.

vgl. BGH X ZB 8/12, http://openjur.de/u/652754.html


Rdnr. 26
...
Keine Bedenken ergeben sich daraus, dass unter einen so gefassten Anspruch auch Substanzen fallen, die es derzeit noch nicht gibt oder die bislang noch nicht aufgefunden wurden. Sofern durch ihre Verwendung von der Erfindung Gebrauch gemacht wird, ist es unbedenklich, wenn auch Stoffe erfasst werden, die nicht ohne erfinderisches Bemühen aufgefunden werden können.
...

Rdnr. 27
...
Dem steht nicht entgegen, dass eine funktionelle Fassung des Merkmals die Verwendung noch unbekannter Möglichkeiten umfasst, die möglicherweise erst zukünftig bereitgestellt oder erfunden werden, wenn nur so ein angemessener Schutz gewährt wird (EPA Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 27. Januar 1988 - T 292/85 Rn. 3.1.2 - Poly-19 peptide Expression/GENENTECH I). In einem solchen Fall ist die Erfindung grundsätzlich bereits dann ausreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufzeigt. Das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung erfordert es dagegen nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind (EPA Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 27. Januar 1988 - T 292/85 Rn. 3.1.5 - Polypeptide Expression/GENENTECH I). Wollte man eine solche Forderung aufstellen, scheiterte eine verallgemeinernde Fassung des Anspruchs regelmäßig am Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung.

 

[hyperandy]

zu Teil II

Das EPA sieht dies ggf. nun anders vgl. T 1150/09 vom 14. November 2013

aus einer Kommentierung:

An dieser Stelle sei betont, dass der Patentanspruch über seine gesamte Anspruchsbreite für den Fachmann ausführbar offenbart sein muss, d.h. die alleinige Ausführbarkeit im Kernbereich der beanspruchten Erfindung gemäß den offenbarten Ausführungsbeispielen regelmäßig nicht ausreicht. Wie überraschend schnell und unvorhersehbar Patentanmelder mit dem Einwand der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung über die gesamte Anspruchsbreite konfrontiert werden können zeigt die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA in der Sache T 1150/09 vom 14. November 2013. Patentschutz wurde zunächst seitens des EPA für die medikamentöse Verwendung eines PlGF-spezifischen Antikörpers gegen Krebs (bösartiger Tumor) gewährt. Unterlegt war die patentierte Erfindung mit erfolgreichen in-vivo Studien an Mäusen mit Tumoren, bei denen PlGF involviert ist. Die Einsprechende machte erfolgreich geltend, dass der im Anspruch verwendete generische Begriff „Krebs“ auch solche Tumore umfasst, bei denen die Expression von PlGF als Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit des spezifischen Antikörpers nicht nachweisbar ist. Der Fachmann sah sich somit mit der aus Sicht der Beschwerdekammer des EPA nicht ohne weiteres lösbaren Aufgabe konfrontiert, zunächst herauszufinden, welche Arten von Krebs zur Behandlung mit dem erfindungsgemäßen Antikörper überhaupt geeignet sind. Im Ergebnis wurde das Patent bedauerlicherweise wegen Verletzung von Artikel 83 EPÜ widerrufen.

 

[Horror_Prüfer]

In Teil I kommt es meines Erachtens vor allem darauf an, daß die Voraussetzungen von 83 IV PatG strukturiert geprüft werden. Das Ergebnis ist (beinahe) irrelevant. Wie fast überall ist der Gutachtenstil aus Hagen entscheidend...

 

[der_markus]

Teil 1 beruht auf der Entscheidung BPatG 3 Ni 11/11 vom 16. Oktober 2012
In dem Aufgabenteil sind die Voraussetzungen des § 83 IV PatG zu prüfen. Nach meiner Lösung sind das:
- Vorliegen eines neuen Angriffs- oder Verteidigungsmittels (neuer Sachvortrag, der bisher nicht im Verfahren befindlich war)
- Ablauf der Frist nach Absatz II
- kumulatives Vorliegen der Voraussetzungen in Absatz IV
Unterm Strich wird das Gutachten als verspätet zurückgewiesen, da eine umfassende Berücksichtigung des Gutachtens eine Vertagung erforderlich machen würde und die Beklagte das Gutachten im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bereits früher in das Verfahren hätte einführen können bzw. müssen.

Teil 2 beruht auf der Entscheidung BPatG 3 Ni 47/08 vom 23. November 2010.
In dem Aufgabenteil sind die Voraussetzungen des § 34 IV PatG zu prüfen. Nach meiner Lösung sind das:
- Vorliegen einer brauchbaren Erfindung
- Wiederholbarkeit
- Verwirklichung in ausreichendem Maße möglich
- Verwirklichung in gesamtem beanspruchtem Bereich
- Verwirklichung mit zumutbarem Aufwand
- Verwirklichung zum Prioritätszeitpunkt möglich.
Auf die Bereichsangaben in der Aufgabenstellung kommt es nicht an. Unterm Strich kommt es auf den zumutbaren Aufwand zur Verwirklichung an. Zur Auslegung des Anspruchsmerkmals "Lösungsmittel" ist die Beschreibung hinzuzuziehen. Daraus geht hervor, dass als Lösungsmittel in Frage kommen 1. solche mit mindestens einer sauren Gruppe und 2. grundsätzlich alle Säuren, die die Wirkstoffbase in ausreichendem Maße lösen. Die Nacharbeit zur Ausführung zu 2. ist für den Fachmann mit unzumutbar hohem Aufwand verbunden, sodass die Erfindung diesbezüglich nicht ausreichend offenbart ist.