Patentrechtsfragen, die sich beim Lesen des Thrillers 'Infektion' ergaben

[Renata]

Hallo,

gestern hatte ich eine Diskussion zum Krimi "Infektion" mit meinem Freund.

Folgende Situation ist im Buch geschildert:

Kate arbeitet in einer Forschungsgruppe am Krankenhaus. Der Leiter dieser Forschungsgruppe heißt Elmer und ist ziemlich schusselig. Die Gruppe forscht an einem Impfstoff und steht kurz vor der Patentanmeldung.

Nun hat Kate bei ihrer Einstellung eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben. Der Klinikchef wird von dem Pharmaunternehmen Zenavax "gekauft" und unterschlägt sie. Kate wechselt zu Zenavax und plaudert dort alle Ergebnisse aus. Zenavax lässt den Impfstoff patentieren.

Elmer hat keine Handhabe gegen seine frühere Mitarbeiterin, denn er ist so schusselig, dass er sich nicht erinnern kann, ob er ihr den Geheimhaltungsvertrag vorgelegt hat. Er geht davon aus, dass es sein Fehler war und "überlässt" dem Pharmaunternehmen das Forschungsthema.

Nun, mal angenommen (hier fängt der Streit mit meinem Freund an), die Geheimhaltungsvereinbarung taucht doch auf. Was passiert dann? Verliert das Unternehmen das Patent? Darf es dann den Impfstoff nicht vertreiben?

 

[grond]

Nun, mal angenommen (hier fängt der Streit mit meinem Freund an), die Geheimhaltungsvereinbarung taucht doch auf. Was passiert dann? Verliert das Unternehmen das Patent? Darf es dann den Impfstoff nicht vertreiben?

Ich will Dir die Spannung beim Lesen nicht nehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf den letzten Seiten des Krimis um die Folgen der widerrechtlichen Entnahme und einer mutmaßlich laufenden Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung durch das Krankenhaus gehen wird...

 

[Renata]

Hallo grond,

wir haben den Roman schon beide durch. Obige Fragen sind rein theoretischer Natur.

 

[grond]

wir haben den Roman schon beide durch. Obige Fragen sind rein theoretischer Natur.

Seid Ihr denn Patentanwaltskandidaten oder ist das eine Frage von Fachfremden?

 

[Renata]

Also, wir sind beide fachfremd. Mein Freund behauptet das Pharmaunternehmen könne dichtmachen, da ihm das Patent komplett entzogen wird.
Ich bin der Meinung, es müsse dann halt Entschädigung zahlen, dürfe aber weiter vertreiben, immerhin hat es ja die letzten Schritte am Impfstoff selbst entwickelt.

 

[grond]

Mein Freund behauptet das Pharmaunternehmen könne dichtmachen, da ihm das Patent komplett entzogen wird.

Prinzipiell besteht diese Möglichkeit. Das Krankenhaus müsste eine Vindikationsklage erheben, an deren Ende die Übertragung des Patentes auf das Krankenhaus stehen könnte. Dann dürfte das Pharmaunternehmen den Impfstoff nicht mehr vertreiben.

Ich bin der Meinung, es müsse dann halt Entschädigung zahlen, dürfe aber weiter vertreiben, immerhin hat es ja die letzten Schritte am Impfstoff selbst entwickelt.

Also haben letztlich beide Seiten einen Beitrag geleistet?

Wenn der Beitrag, der beim Pharmaunternehmen offenbar von derselben Person geleistet wurde, nicht maßgeblich auf den Erfahrungen aus dem Krankenhaus beruhen (also mehr oder weniger nur nach dem Eintritt in das Pharmaunternehmen noch zu Papier gebracht wurde), dann würde man wohl das Krankenhaus als alleinberechtigt sehen. Andernfalls hätten beide ein Recht am Patent, so dass das Krankenhaus die obengenannte Vindikationsklage darauf richten könnte, als Patentinhaber aufgenommen zu werden. Dann könnten beide das Patent benutzen, das Pharmaunternehmen also munter weiterverkaufen. Das Krankenhaus könnte das wohl nicht, kann dafür aber seinen Anteil an ein anderes Pharmaunternehmen verkaufen, das dann auch den Impfstoff herstellen könnte.

Lässt sich der Patentgegenstand teilen (also geht es letztlich um zwei getrennte Erfindungsideen), dann könnte der Teil, an dem das Krankenhaus berechtigt ist, auch in ein eigenes Patent "überführt" werden (wird etwas zu kompliziert, hier auf die Details einzugehen).

Ihr habt also beide recht...

 

[Renata]

Hallo grond,

danke für deine Ausführungen.
Falls du ein spannendes Buch suchst, kann ich dir "Infektion" empfehlen.

 

[Das gelbe U]

Es ist zunächst vollkommen unerheblich, ob die Vereinbarung auftaucht. Der Anteil an der Erfindung, der fertig war, als Kate zu dem Unternehmen kam, oder die gesamte Erfindung, falls sie im juristischen Sinne fertig war, als Kate zu dem Unternehmen kam (oder die Klinik verließ), wurde widerrechtlich entnommen. Und zwar durch das Unternehmen, nicht durch Kate.

Kate hat die Erfindung nicht gemacht und selbst wenn, stünde die Erfindung zunächst dem alten AG, also der Klinik zu. Jetzt kann man noch über Inanspruchnahme und was weiss ich diskutieren - am Ende spielt das aber nur eine Rolle dahingehend, ob Kate, irgendjemand anders (vermutlich der Gruppenleiter) oder die Klinik anspruchsberechtigt ist. Klar ist jedenfalls, dass das Unternehmen sehr schlechte Karten hat, was die durch Kate erzählten "Erfindungsinhalte" hat.

Und auch in der weiteren Betrachtung wird man vermutlich gar nicht erst nach der Vereinbarung suchen, denn diese Vereinbarung sichert allenfalls einen Schadensersatzanspruch gegenüber Kate - bei der vermutlich nichts oder jedenfalls nicht viel zu holen sein wird.

Fazit: Die Vereinbarung ist ein Randschauplatz, ob sie auftaucht oder nicht, ist nahezu vollkommen egal. Insofern finde ich die Geschichte etwas eigenartig aufgezogen.

 

[Renata]

Es ist zunächst vollkommen unerheblich, ob die Vereinbarung auftaucht. Der Anteil an der Erfindung, der fertig war, als Kate zu dem Unternehmen kam, oder die gesamte Erfindung, falls sie im juristischen Sinne fertig war, als Kate zu dem Unternehmen kam (oder die Klinik verließ), wurde widerrechtlich entnommen. Und zwar durch das Unternehmen, nicht durch Kate.

Wie jetzt, du meinst Elmer hätte gleich nachdem er von der Patentanmeldung erfahren hat, seine Laborbücher untern Arm klemmen müssen und Klage erheben müssen? Denn er hätte ja beweisen können, dass er bzw. seine Gruppe schon jahrelang an dem Thema forschen, während das Unternehmen nichts in der Hand gehabt hätte und gar nicht die Entstehung des Impfstoffs hätte nachweisen können.

Daraus folgt, dass man eigentlich jeden Mitarbeiter, der ein Unternehmen verlässt genau im Auge behalten müsste.

 

[Das gelbe U]

So einfach ist es nicht - damit könnte Elmer ja nur beweisen, dass er schon vorher fertig war (was aber immerhin ausreichen müsste, damit er selbst das Medikament vertreibt.... das ist eine andere Geschichte).

Er müsste auch nachweisen oder zumindest glaubhaft darlegen, dass das Unternehmen die Erfindung nicht selbst gemacht hat sondern durch Kate erfahren hat. Und da kommt jetzt die Prozesstaktiererei ins Spiel: Man wird Kate vermutlich anbieten, sich außergerichtlich dahingehend zu einigen, dass an sie keine Ansprüche gestellt werden (bei ihr ist vermutlich sowieso nichts zu holen), wenn sie wahrheitsgemäß im Prozess aussagt. Das müsste sie u.U. eigentlich nicht, sie dürfte evtl. schweigen, weil sie sich selbst belasten würde.

Im Endeffekt also: Ja, Elmer oder die Klinik sollten ihre Reihen ordnen, Kate "impfen" und dann sofort losschlagen. Ob man die Vereinbarung in der Hand hält oder nicht ist eigentlich unerheblich. Den größten Problempunkt sehe ich woanders: War die Erfindung "fertig" oder "patentfähig", als Kate gewechselt hat und die Erfindung erzählt hat?

 

[grond]

damit könnte Elmer ja nur beweisen, dass er schon vorher fertig war (was aber immerhin ausreichen müsste, damit er selbst das Medikament vertreibt

Nein, das sog. Vorbenutzungsrecht erlaubt nur die Weiternutzung zu innerbetrieblichen Zwecken. Also könnte das Krankenhaus vermutlich seine Mitarbeiter und Patienten impfen lassen, keinesfalls aber den Impfstoff verkaufen. Das ist auch eine sinnvolle Regelung, da sie lediglich garantieren soll, dass der "Vorerfinder" weiterhin tun darf, was er vor der Patentanmeldung des "Nacherfinders" schon tat - hätte der Vorerfinder aber vor der Patentanmeldung das Produkt schon verkauft, dann wäre das Patent ja neuheitsschädlich getroffen. Also kann das Vorbenutzungsrecht nur auf die geheimgebliebene Vorbenutzung angewendet werden, welche eben die innerbetriebliche Nutzung ist.

 

[Das gelbe U]

Nein, das sog. Vorbenutzungsrecht erlaubt nur die Weiternutzung zu innerbetrieblichen Zwecken. Also könnte das Krankenhaus vermutlich seine Mitarbeiter und Patienten impfen lassen, keinesfalls aber den Impfstoff verkaufen.

Das ist falsch. Das Krankenhaus kann den Stoff herstellen lassen und verkaufen (§12 I S.2 2.Alt.), falls ein Vorbenutzungsrecht besteht.

Das ist auch eine sinnvolle Regelung, da sie lediglich garantieren soll, dass der "Vorerfinder" weiterhin tun darf, was er vor der Patentanmeldung des "Nacherfinders" schon tat - hätte der Vorerfinder aber vor der Patentanmeldung das Produkt schon verkauft, dann wäre das Patent ja neuheitsschädlich getroffen. Also kann das Vorbenutzungsrecht nur auf die geheimgebliebene Vorbenutzung angewendet werden, welche eben die innerbetriebliche Nutzung ist.

Auch das ist falsch. So muss beispielsweise die Erfidnung nicht verkauft worden sein, um ein Vorbenutzungsrecht entstehen zu lassen (Busse §12 Rdn 25). Die Wirkung ist dennoch, dass ein späterer Verkauf bei entstandenem Vorbenutzungsrecht das Privileg des §12 PatG erfährt, siehe auch RG BlPMZ 1908 (!), 188 Schartenblende. Bis heute wird daran festgehalten, zB. BGH X ZR 60/89....


Zu klären wäre, ob ein Vorbenutzungsrecht besteht. Wenn ja, wird die Klinik auch ohne Klage reich. Und das Nichtauffinden der Geheimhaltungsvereinbarung ist wieder mal egal.

 

[grond]

Das ist falsch. Das Krankenhaus kann den Stoff herstellen lassen und verkaufen (§12 I S.2 2.Alt.), falls ein Vorbenutzungsrecht besteht.

Da steht bei mir:

"Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in [...] fremden Werkstätten auszunutzen."

Das heißt lediglich, dass der Vorbenutzer den Patentgegenstand auch von Auftragnehmern und Zulieferern benutzen lassen darf, wenn diese ihm zuarbeiten. Das trägt der arbeitsteiligen Organisation der Industriegesellschaft Rechnung. Irgendein Hinweis auf die Möglichkeit des Verkaufs des patentgeschützten Gegenstandes kann ich der genannten Gesetzesstelle nicht entnehmen.

Auch das ist falsch. So muss beispielsweise die Erfidnung nicht verkauft worden sein, um ein Vorbenutzungsrecht entstehen zu lassen (Busse §12 Rdn 25).

Habe ich nie behauptet.

Die Wirkung ist dennoch, dass ein späterer Verkauf bei entstandenem Vorbenutzungsrecht das Privileg des §12 PatG erfährt, siehe auch RG BlPMZ 1908 (!), 188 Schartenblende. Bis heute wird daran festgehalten, zB. BGH X ZR 60/89....

Leider gibt der Server des Bundesgerichtshof die zitierte Entscheidung nicht her. Ein erstaunlich ausführliches "Zitat" aus dem Busse auf Google sagt mir jedoch bei Randnummer 45, dass es strittig sei, welche Benutzungsarten unter welchen Voraussetzungen vom Vorbenutzungsrecht erfasst werden. Offenbar wird da durchaus differenziert, zudem ist das in Europa auch höchst unheitlich geregelt (im Busse gibt es da eine kleine "Rundschau" zu). Sollte es also doch einmal zu einer Harmonisierung des Patentrechts kommen, dürfte es hier spannend werden. Allerdings habe ich weder eine explizite Aufzählung des Verkaufs des Produktes als erlaubte Handlung noch einen Widerspruch hierzu finden können.

Dass ein Verkauf des patentierten Produktes für den Vorbenutzer erlaubt sein soll, widerspricht meines Erachtens der Einschränkung "für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes auszunutzen", würde diese nämlich jede Benutzungsform erfassen, wäre diese Einschränkung komplett überflüssig, da eine (hier vermeintliche) Patentverletzung ohnehin nur eine sein kann, wenn sie gewerblich ist.

Allerdings wäre es zugegebenermaßen wohl eine unbotmäßige Härte, den Produzenten, der die Erfindung bereits massenhaft auf Halde produziert hat, um nächste Woche mit dem Verkauf zu beginnen, von deren Verkauf auszuschließen.

Das Tolle ist, dass ich ursprünglich glaubte, das Vorbenutzungsrecht erfasse alle Benutzungsformen, und irgendwann einmal von einem normalerweise sehr gut informierten Kollegen des Gegenteils belehrt wurde. Naja, selber schuld, wenn man alles glaubt...

 

[Fip]

Also, meines Wissens nach ist für die Frage, was das Vorbenutzungsrecht für einen Betrieb alles abdeckt, insbesondere die Art des Betriebes relevant. Im Gesetz steht "für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs". Ohne jetzt in die Kommentare geschaut zu haben ist meine Meinung (trotz der oben stehenden Auffassungen vom gelben U) differenzierter:

Die Klinik kann das Vorbenutzungrecht nur für das geltend machen, was bei Erfindungsbesitz/betätigung ihr üblicher Geschäftsbereich ist. Sie kann nicht plötzlich von einer Klinik mit angeschlossener Forschung zu einem Pharmaproduzenten mutierten und das Zeug gewerbsmäßig vertreiben. Das wäre dann ein anderer Betrieb, selbst wenn er unter derselben Firma liefe (sollte die Klinik schon immer Pharmaprodukte vertrieben haben, wäre das was anderes). Neben der Vorraussetzung des Erfindungsbesitzes setzt das Vorbenutzungsrecht auch die Erfindungsbetätigung voraus. Und das Vorbenutzungsrecht erstreckt sich nur auf die Benutzungen, die der Betrieb tatsächlich durchgeführt hat oder die nach Art des Betriebes zu erwarten sind. Das schließt natürlich nicht aus, das man das Zeug auslizensieren kann.

 

[grond]

Und das Vorbenutzungsrecht erstreckt sich nur auf die Benutzungen, die der Betrieb tatsächlich durchgeführt hat oder die nach Art des Betriebes zu erwarten sind. Das schließt natürlich nicht aus, das man das Zeug auslizensieren kann.

Auslizenzieren geht doch nun gerade nicht? Das Vorbenutzungsrecht kann nur mit dem Betrieb übergehen.

 

[Fip]

Auslizenzieren geht doch nun gerade nicht? Das Vorbenutzungsrecht kann nur mit dem Betrieb übergehen.

Logisch, mein Fehler. Ich hatte im Hinterkopf, dass die Erfindung der Klinik gehört i.S.v. Vindikation. Wenn man sich in das Patent einklagt, braucht man aber logischer Weise kein Vorbenutzungsrecht mehr.

Interessant könnte es aber werden, wenn die Klinik regelmäßig Erfindungen ihrer Forschungsabteilung auslizensiert hat und dies quasi zu einem Geschäftsfeld der Klinik geworden ist ... Dann könnte es gehen ???

 

[grond]

Interessant könnte es aber werden, wenn die Klinik regelmäßig Erfindungen ihrer Forschungsabteilung auslizensiert hat und dies quasi zu einem Geschäftsfeld der Klinik geworden ist ... Dann könnte es gehen ???

Dann hätten sie aber auch ein Patent angemeldet...

 

[Das gelbe U]

@grond: Bei dem geschilderten Fall hat vermutlich ein Herstellen stattgefunden (ansonsten sehe ich kein Vorbenutzungsrecht), womit sich die Fragen nach Hersteller oder Importeur bzw. mittelbarer oder unmittelbarer Vorbenutzer gar nicht stellen. Und Busse §12 Rdn 45 sollte zu Ende gelesen werden.

Ich sehe die Probleme ganz woanders: War überhaupt ein Benutzungswille da? Ich fürchte eher nein. Ist der Betreib eines Krankenhauses von der Art her (auch) auf Herstellung und Verkauf von Arzneimitteln ausgelegt? Da sehe ich eher ein ja - auf die Menge kommt es nicht an, nur auf die Art. Da darf man das Anmischen von Arzneien durch im Krankenhaus arbeitende Apotheker nicht übersehen. Am Ende ist das ein Minenfeld, bei dem ich nicht auf den Ausgang wetten wollte.

 

[grond]

@das gelbe U:

Ich hatte offenbar Dir nicht klar genug recht gegeben: ich hatte hinsichtlich der unter ein Vorbenutzungsrecht fallenden Benutzungsarten unrecht und Du hattest recht. Ich hatte mich fälschlicherweise ohne eigene Überprüfung von einem gewöhnlich gut unterrichteten Kreis aufgrund der Einschränkung des §12 "für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs" überzeugen lassen, dass sich das Vorbenutzungsrecht nicht auf den Verkauf, sondern nur auf die Benutzung beziehen könne. Ich hätte stattdessen zum Kommentar-Duell herausfordern sollen...

Der Fall, dass ein Verkauf eines patentrechtlich geschützten Gegenstandes eine dem Vorbenutzer erlaubte Handlung ist, kann jedoch nach meinem Verständnis nur dann eintreten, wenn dieser tatsächlich Vorbereitungen zur Herstellung zum Verkauf getroffen hat, den Gegenstand aber noch nicht öffentlich zugänglich gemacht hat (sonst wäre das Patent ohnehin nichtig). Hier geht es also um ziemlich kurze Zeiträume, damit es zu so einer Konstellation kommen kann. Tatsächlich dürften Herstellungsverfahren daher sehr viel heißere Kandidaten für Vorbenutzungen sein, weil diese Jahre lang betrieben werden können, ohne dass sie dadurch Stand der Technik würden.

Ich sehe die Probleme ganz woanders: War überhaupt ein Benutzungswille da? Ich fürchte eher nein. Ist der Betreib eines Krankenhauses von der Art her (auch) auf Herstellung und Verkauf von Arzneimitteln ausgelegt? Da sehe ich eher ein ja - auf die Menge kommt es nicht an, nur auf die Art. Da darf man das Anmischen von Arzneien durch im Krankenhaus arbeitende Apotheker nicht übersehen. Am Ende ist das ein Minenfeld, bei dem ich nicht auf den Ausgang wetten wollte.

Alles korrekte Bedenken, ich meine aber verstanden zu haben, dass die Erfindung noch nicht vollständig fertig war, sondern erst von derselben Angestellten beim Pharmaunternehmen das Sahnehäubchen aufgesetzt bekam.

 

[Das gelbe U]

Ah, sorry. Ich bin demselben Gedanken auch schon mal aufgesessen... Grundsätzlich würde ich aus Gerechtigkeitsempfinden auch eher sagen, dass der Vorbenutzer nur so viel machen darf, wie er vorher gemacht hat. Im Markenrecht sagt man ja auch "Er hätte seine lokal verwendete Geschäftsbezeichnung ja auch zur Marke anmelden können, jetzt muss er halt mit der Marke der Gegenseite im Rest Deutschlands klar kommen."