EPÜ Nichteinheitliches als Weiterbildung, R. 137 (5) EPÜ

[ppa]

Hallo zusammen,

folgendes Problem:

EP-Recherchenbericht, Uneinheitlichkeit mit mehreren Gruppen von Erfindungen beanstandet, also

gruppe 1: Ansprüche 1,2, 3

Gruppe 2: Ansprüche 4, 5, 6

wobei alle Ansprüche jeweils auf alle vorherigen Ansprüche rückbezogen sind, also die Ansprüche 4, 5 und 6 auch auf Anspr 2 und 3

wenn wir jetzt nicht die zusätzliche Recherchengebühr bezahlen,
kann die Gruppe 2 im Prüfungsverfahren nicht mehr selbständig weiterverfolgt werden wg. R. 137 (5) EPÜ der neuen Fassung, klar.

Aber geht das noch in abhängiger form, also zb. eine Kombination aus
Ansprl 1, 2,3, 4 ?

der wortlaut von R. 137 (5) steht dem eigentlich nicht entgegen, da sich der geänderte anspruch ja auf die erste Gruppe bezieht und nur weitergebildet ist durch das Merkmal des alten Anspruchs 4.

Genausogut kann ich ja die erste Gruppe auch durch Merkmale aus der Beschreibung einschränken, wobei diese Merkmale ja auch nicht recherchiert sind.

Den Diskussionen nach soll R. 137 (5) dazu führen, dass alles nicht Recherchiertes ganz wegfällt; aber stimmt das wirklich ?

Was ist Eure Meinung ?

Gruss

ppa

 

[malacitana]

Ich nehme an es geht um Nichteinheitlichkeit a-posteriori weil Anspruch 1 nicht neu oder nicht erfinderisch ist.

Dann ist die Kombination aus den Ansprüchen 1+2+3+4 (oder auch 1+2+4, 1+3+4, etc.) Teil der ersten Gruppe und muss so auch vom Patentprüfer mitrecherchiert werden (auch wenn das vielleicht nicht unmittelbar aus der im Recherchenbericht genannten Gruppierung hervorgeht). Diese Anspruchskombinationen müssen also bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Die Kombinationen 1+4, 1+5, 1+4+5, allerdings werden bei Nichtbezahlung der zusätzlich Recherchengebühr nicht gesucht und können auch nicht mehr im Rahmen dieser Anmeldung geprüft werden. Also können diese Anspruchskombinationen dann nur noch per Teilanmeldung weiter verfolgt werden.

 

[Groucho]

Aber geht das noch in abhängiger form, also zb. eine Kombination aus
Ansprl 1, 2,3, 4 ?

In abhängiger Form meines Erachtens kein Problem.

Wenn U = 1+2+3 schon patentfähig ist, spricht nichts gegen einen abhängigen Anspruch A = 1+2+3+4. Ein solcher Anspruch wird ja nicht mehr selbst auf Patentfähigkeit geprüft, RiLi C-IV 11.13.

 

[ppa]

Freut mich , dass ihr das auch so seht.

Aber das heisst doch eigentlich, dass diese Uneinheitlichkeitsbeanstandungen in der Recherche nur dazu führen,
dass der Prüfer nachher keinen SdT mehr gegen Einschränkungen auf Unterransprüche eiiner anderen gruppe hat.

Falls nur Anspr 1, 2, 3 recherchiert sind,
hat der Prüfer gegen die Kombination 1+2+3 + 4 oder auch 1+2+4 doch keinen SdT mehr, da er das Merkmal des alten Anspr. 4 nicht nachweisen kann.

Das Ganze führt also nicht zu "raising the bar", sondern zu einer verschlechterung der Qualität der PRüfung.

ein Trick ist also, bloss nicht die zusätzlichen Recherchengebühren zu zahlen, sonderrn zu besprechen, welche Merrkmale aus verschiedenen gruppen nicht zu einschränkend sind, und dann zu kombinieren.

Merkwürdig....

 

[grond]

Ich finde diesen ganzen Uneinheitlichkeitskram und die zusätzlichen Recherchegebühren auch sehr schwierig und unbefriedigend. Das ganze kombiniert mit den maximal zwei Jahren für die Einreichung einer Teilanmeldung schneidet schon tief in das substantielle Recht auf ein Patent auf eine Erfindung.

Wenn der Prüfer tatsächlich A1+2+3+4 nicht mehr recherchiert, dann sollte es schnell eine Erteilung für diese Merkmalskombination geben. In diesem Moment wird die Teilanmeldung für A1+4 attraktiv. Oder auch gerade nicht, muss man doch in jedem Fall die Recherchegebühr für die Teilanmeldung entrichten, woraufhin der Prüfer nach A1+4 sucht. Die Chance, dass der dann aufgefundene SdT dann auch die andere Anmeldung berührt, ist sehr hoch.

Logisch wäre, wenn der Prüfer in der Stammanmeldung bei Einschränkung auf A1+2+3+4 die zweite Recherchengebühr verlangte, diese dann aber für die Teilanmeldung nicht mehr fällig würde. In der Praxis würde das aber dazu führen, dass alle paar Unteransprüche eine zusätzliche Gebühr fällig wird. Gleichzeitig wäre der Maßstab höchst willkürlich, wann denn etwas nicht mehr durch denselben Erfindungsgedanken verbunden ist und wann doch. Unteransprüche haben ja nun einmal die Natur, unterschiedliche Aspekte des Erfindungsgegenstandes zu beleuchten.

Vielleicht sollte man seitens des Amtes bei JEDER Einschränkung der unabhängigen Ansprüche, eine Recherchegebühr fordern. Die müsste dann aber bitte sehr viel niedriger sein. Das könnte dann auch dazu führen, dass Anspruch 1 nicht mehr so oft eine vollkommen übertriebene Verallgemeinerung der Erfindung darstellt, die garantiert nicht neu ist.

 

[ppa]

In abhängiger Form meines Erachtens kein Problem.

Wenn U = 1+2+3 schon patentfähig ist, spricht nichts gegen einen abhängigen Anspruch A = 1+2+3+4. Ein solcher Anspruch wird ja nicht mehr selbst auf Patentfähigkeit geprüft, RiLi C-IV 11.13.

Wenn 1+2+3 patentfähig ist, wäre nach RiLi C-IV 11.13 der UA 1+2+3+4 nicht mehr sachlich zu prüfen; klar, da ohnehin nur Unteransprüche.

Aber wenn 1+2+3 nicht patentfähig sind und erst durch 4 patentfähig, d.h. erfinderisch werden?

Logisch wäre, wenn der Prüfer in der Stammanmeldung bei Einschränkung auf A1+2+3+4 die zweite Recherchengebühr verlangte, diese dann aber für die Teilanmeldung nicht mehr fällig würde......

Vielleicht sollte man seitens des Amtes bei JEDER Einschränkung der unabhängigen Ansprüche, eine Recherchegebühr fordern...

Aber aufgrund welcher Gesetzesgrundlage?

R. 137 (5) deckt dies nach meinem Verständnis nicht mehr ab, da der Anspruch A1+2+3+4 sich ja auf die erste Gruppe bezieht und nur durch das Merkmal 4 der zweiten Gruppe weitergebildet ist:

" R. 137 (5): Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände beziehen. "


Oder sieht das jemand anders?

 

[grond]

Vielleicht sollte man seitens des Amtes bei JEDER Einschränkung der unabhängigen Ansprüche, eine Recherchegebühr fordern...

Aber aufgrund welcher Gesetzesgrundlage?

Aufgrund einer noch zu schaffenden...

 

[malacitana]

nochmal: Wenn die Abhängigkeiten der Ansprüche so sind wie im ursprünglichen Beitrag angegeben, dann muss der Prüfer auch die Kombination 1+2+3+4 recherchieren, da diese Kombination einheitlich ist mit der ersten Gruppe.

Er darf lediglich die Kombination 1+4 nicht recherchieren!

In der Praxis: Wenn der Prüfer 1+2+3 findet, sucht er weiter nach Merkmal 4. Wenn der Prüfer allerdings 2 oder 3 nicht findet, dann erübrigt sich die Suche nach Merkmal 4.

 

[ppa]

nochmal: Wenn die Abhängigkeiten der Ansprüche so sind wie im ursprünglichen Beitrag angegeben, dann muss der Prüfer auch die Kombination 1+2+3+4 recherchieren, da diese Kombination einheitlich ist mit der ersten Gruppe.

Er darf lediglich die Kombination 1+4 nicht recherchieren!

In der Praxis: Wenn der Prüfer 1+2+3 findet, sucht er weiter nach Merkmal 4. Wenn der Prüfer allerdings 2 oder 3 nicht findet, dann erübrigt sich die Suche nach Merkmal 4.

M.E. ja.

Aber der Prüfer recherchiert im EP-Verfahren im allgemeinen nicht mehr, dafür ist ja die vorgeschobene Recherche vorgesehen.

Somit wird er voraussichtlich keinen SdT haben, und müsste eigentlich diese Kombination als erfinderisch durchwinken.

Irgendwie unbefriedigend, da das geradezu dazu einlädt, verschiedene, als uneinheitlich beanstandete Gruppen zu kombinieren.

Hier ist das EPA auch schlechter als das DPMA, das zu allen Unteransprüchen SdT ermittelt.

Von wegen "raising the bar"