US Nachname als Marke / "Statement of 5 years use"

[Kratos]

Hallo,

ich bin hinsichtlich des US-Amrkenrechts eigentlich schon einiges gewohnt. Jetztwerde ich mit etwas neuem konfrontiert.

In einer internationalen Anmeldung ist u.a. USA benannt. Das USPTO hat jedoch den Schutz vollständig verweigert, weil die angemeldete Wortmarke in den USA auch als Nachname verwendet wird. Der Prüfer hat in diesem Zusammenhang dem Bescheid einen endlosen Auszug aus dem US-Telefonbuch geschickt. Nun wird der Anmelder aufgefordert, ein "Verified Statement of Five Years Use" abzugeben, in dem der Anmelder angibt, dass er die Marke bereits seit fünf Jahren vor dem Statement im Wesentlichen exclusiv und kontinuierlich in den USA verwendet hat. Natürlich sollen auch entsprechende Belege nicht fehlen.

Ist dies der übliche Weg, wenn der Nachname bereits in den USA existiert? Gibt es hier nicht eine andere Möglichkeit (außer dem weiterhin vorgeschlagenenen "Extrinsic Evidence of Acquired Distintiveness", was nach meinem Verständnis einer Marktumfrage gleich kommt)? Wenn die Marke noch nicht in den USA benutzt wurde, hat man dann im Grunde gar keine Chance, oder?

Gruß

Kratos

 

[Ah-No Nym]

Hallo Kratos

Wäre das nicht ein typscher Fall für eine Eintragung ins supplemental register ?

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx

Ich weiss allerdings nicht 100%ig, ob man bei einer IR-Marke die Umschreibung ins supplemental beantragen kann. Muss man also noch mal prüfen... auch gibt es weitere Nachteile (aber auch Vorteile).

Vielleicht könnte das ja eine Alternativie sein.

Grüße

Ah-No Nym

 

[Kratos]

Hallo Ah-Nonym,

interessanter Artikel, danke hierfür! Ich glaube jedoch nicht, dass das "Supplemental Register" eine Alternative zu der von den Prüfer angesprochenen Lösung ("Statement of 5 years use") ist:

Secondary meaning, which is also referred to as “acquired distinctiveness,” attaches when a non-distinctive mark becomes known to consumers as a designation of source for particular products or services due to the mark’s long-term and extensive use. The exact amount of use needed to prove secondary meaning varies according to each mark’s level of descriptiveness, but a presumption of secondary meaning arises after five years of substantially continuous and exclusive use of a trademark in commerce.

Es scheint so, dass das "Statement of 5 years use" mit etwaigen Belegen die Voraussetzung ist, um in eben dieses "Supplemental Register" zu kommen, oder?

Gruß

Kratos

 

[Kratos]

Ergänzung:

Ich habe mich gerade mit einem US-Kollegen unterhalten. Dieser hat mir bestätigt, dass einer Wortmarke, die im Wesentlichen nur als Nachname gilt, die Eintragung erst einmal verwehrt wird. Die Bewertung, ob eine Wortmarke tatsächlich im Wesentlichen nur als Nachname gilt, hängt nach seiner Aussage von den folgenden Kriterien/Fragen ab:

a) Häufigkeit/Seltenheit des Nachnamens?
b) Hat der Anmelder den Nachnamen?
c) Hat die Wortmarke noch eine andere Bedeutung als die eines Nachnamens?
d) Hat die Wortmarke den "look and sound" eines Nachnamens?

US-Markenrecht macht echt Laune

Kratos

 

[Ah-No Nym]

Also ich denke, dass das mit dem Supplemental schon funktionieren sollte…

hier noch einmal ein Artikel, der genau auf Surnames abstellt:

"The USPTO Supplemental Trademark Register: Advantages and Disadvantages to Amending the Supplemental Register

Ashley Dobbs & Alecia Schmuhl
BKK Business Law Newsletter
July 2013

The United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) has two sections of the Federal Trademark Register: the principal and supplemental registers. The principal register is where the majority of trademarks are registered. The supplemental register is generally reserved for non-distinctive marks that are capable of acquiring distinctiveness but have not yet done so. Examples of these non-distinctive marks are: surnames, geographic terms, some slogans, and other purely descriptive words.

…

der gesamte Artikel ist hier:

http://www.beankinney.com/publicati...demark-register-advantages-disadvantages.html

Viel Glück in jedem Fall (das braucht man ja beim USPTO immer )

Grüße

Ah-No Nym

 

[Kratos]

der gesamte Artikel ist hier:

http://www.beankinney.com/publicati...demark-register-advantages-disadvantages.html

Der Artikel bringt etwas Klarheit. Danke!

Viel Glück in jedem Fall (das braucht man ja beim USPTO immer )

Oder einen US-amerikanischen Anmelder/Vertreter, ohne hier Ressentiments der US-Behörden gegenüber ausländischen Anmeldern unterstellen zu wollen

Gruß

Kratos

 

[Kratos]

Ich weiss allerdings nicht 100%ig, ob man bei einer IR-Marke die Umschreibung ins supplemental beantragen kann. Muss man also noch mal prüfen... auch gibt es weitere Nachteile (aber auch Vorteile).

Hallo Ah-no Nym,

laut Aussage des US-Kollegen kommt man mit der IR-Marke nicht nachträglich ins Supplemental Register, es wäre vielmehr eine neue US-Anmeldung notwendig

Gruß

Kratos