'insbesondere' und 'nämlich' im Verzeichnis W/DL

[pak]

Hallo zusammen,

haben vor Kurzem einen EU- und einen US-Markenbescheid erhalten. In beiden Bescheiden werden wir aufgefordert, die Formulierung (Bsp.)

"...A, insbesondere A´, ..."

durch die Formulierung

"... A, nämlich A´..."

im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu ersetzen. Laut Kommentar bewirkt die Formulierung "nämlich" jedoch eine Einschränkung des W/DL-Verzeichnis auf die Ware A´, was nicht beabsichtigt ist.

Kann ich auf den Bescheid in der Weise reagieren, dass ich das Wort "insbesondere" streiche, um eben keine Einschränkung des W/DL-Verzeichnis zu bewirken?

Danke

pak

 

[Alex:jura]

Das Ändern ist ja gerade die Intention des Amtes. Du könntest alles auf das sich das "insbesondere" bezieht streichen und das Gestrichene gesondert ohne insbesondere verwenden bzw. mit nämlich verwenden.

LG
Alex

 

[pak]

... Du könntest alles auf das sich das "insbesondere" bezieht streichen und das Gestrichene gesondert ohne insbesondere verwenden ...

Das ist auch meine Ansicht ....

bzw. mit nämlich verwenden.

... wobei diese Lösung im Gegensatz zu der vorangehend genannten Vorgehensweise eine Einschränkung des W/DL-Verzeichnis bewirken würde.

Gruß

pak

 

[grond]

In beiden Bescheiden werden wir aufgefordert, die Formulierung (Bsp.)

"...A, insbesondere A´, ..."

durch die Formulierung

"... A, nämlich A´..."

im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu ersetzen.

Mit welcher Begründung fordern die Ämter das eigentlich? Sind ja nur schnöde Behörden, die schon einen Grund brauchen, wenn sie das Beantragte verwehren wollen... (diese Sichtweise pflege ich allgemein gegenüber jeglicher Behörde).

Ich würde das aus dem von Dir genannten Grund natürlich auch nicht machen, wie vom Amt gewünscht, sondern in eine einfache Aufzählung umstellen (A, A'). Ist wohl auch klarer, weil ein Gegenstand A' vielleicht doch nicht unter den vermuteten Oberbegriff A fällt (fallen Bier, Wein, Portwein und Likör unter Spirituosen oder nicht?). Das kann aber nicht die Begründung des Amtes sein, weil dieselbe Unklarheit dann ja auch bei der "nämlich"-Konstruktion (die dämlich ist...) entstünde.

 

[Ah-No Nym]

Also zumindest beim USPTO kannst du m.E. damit Probleme bekommen. Ggf. wird nämlich der Oberbegriff als nicht hinreichend spezifisch angesehen bzw. nicht als handelsübliche Bezeichnung, so dass du allein deshalb eine "nämlich-Aufzählung" machen musst.

hierzu auch MarkenRichtlinien des USPTO (TMEP)

1402.03(a) Inclusive Terminology

The identification should state common names for goods or services, be as complete and specific as possible and avoid indefinite words and phrases. The terms "including," "comprising," "such as," "and the like," "and similar goods," "products," "concepts," "like services" and other indefinite terms and phrases are almost always unacceptable.

The terms "namely" and "consisting of" are definite and are preferred whenever setting forth an identification that requires greater particularity. Vague terminology should be replaced by "namely" and "consisting of" whenever possible.


Auch sollte man nicht vergessen, dass

-das Widerspruchsrisiko natürlich steigt, wenn man das WVZ so verbreitert und
-in den USA das Risiko einer betrügerischen Markenanmeldung steigt, wenn der Mandant die Marke nur für die speziell genannten Waren verwendet/verwenden will

Grüße

Ah-No Nym

 

[Fip]

... Du könntest alles auf das sich das "insbesondere" bezieht streichen und das Gestrichene gesondert ohne insbesondere verwenden ...

Das ist auch meine Ansicht ....

Die Logik des Lösungsvorschlags erschließt sich mir nicht.

Ob da nun steht: "alkoholische Getränke, insbesondere Bier" (A, insbesondere A') oder ob da steht "alkoholische Getränke; Bier" (A; A') macht doch überhaupt keinen Unterschied und kann doch insbesondere die Beanstandung des Amtes nicht ausräumen. Entweder ich argumentiere gegen die Beanstandung als solche oder ich schränke ein.

Um die Frage zu beantworten, ob eine Einschränkung möglicherweise erforderlich ist, muss also zunächst einmal geklärt werden, aus welchem Grund die Einschränkung überhaupt verlangt wird. Liegt der Grund der Beanstandung darin, dass das angemeldete Zeichen für eine Ware, die unter den Oberbegriff A subsumiert werden kann, nicht eintragbar ist, für die Ware, die der nachgestellte "insbesondere-Begriff" A' beschreibt, aber sehr wohl, dann ist die Beanstandung aus meiner Sicht gerechtfertigt.

 

[pak]

Um die Frage zu beantworten, ob eine Einschränkung möglicherweise erforderlich ist, muss also zunächst einmal geklärt werden, aus welchem Grund die Einschränkung überhaupt verlangt wird.

Während das HABM gar nicht erst herabgelassen hat, warum es eine solche Änderung für erforderlich hält, hat das USPTO zu der Nowendigkeit der Änderung ausgeführt, dass

"... the identification of goods is indefinite and must be clarified because it includes the open-ended wording especially..."

Sollte es in beiden Fällen lediglich darum gehen, so bin ich weiterhin der Auffassung, dass man durch Streichen von "especially" bzw. "insbesondere" zum Ziel kommt, wenngleich ich den Einwand des open-ended wordings nicht verstehe.

pak

 

[grond]

wenngleich ich den Einwand des open-ended wordings nicht verstehe.

Die meinen wohl eher, dass das "especially" den vorhergegangenen Begriff "öffnet", also nahelegt, dass die Festlegung auf den Oberbegriff doch keine Festlegung ist.

Ich finde das alles recht zweifelhaft. Ein gasförmiges Alkan, insbesondere Propan, ist doch total klar. Eine Unklarheit könnte m.E. nur entstehen, wenn der spezielle Begriff nicht unbedingt unter den angeblichen Oberbegriff passt wie "Spirituosen, insbesondere Bier".

 

[Ah-No Nym]

Ich finde das alles recht zweifelhaft. Ein gasförmiges Alkan, insbesondere Propan, ist doch total klar. Eine Unklarheit könnte m.E. nur entstehen, wenn der spezielle Begriff nicht unbedingt unter den angeblichen Oberbegriff passt wie "Spirituosen, insbesondere Bier".

Nicht nur in diesem Fall.

USPTO akzeptiert "Spirituosen" als solche nicht, da nicht hinreichend spezifiziert. Wenn nun "Spirituosen, insbesondere Gin" beansprucht wird, ist das immer noch nicht hinreichend spezifiziert, da "insbesondere" keinen abschließenden Charakter hat. Wir haben dann immer so breit wie möglich, jedoch hinreichend spezifisch formuliert, z.B.

"Spirits, namely liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnapps, cognac, calvados, ouzo"

Ist umständlich und ärgerlich, aber man kann hier das Manual der akzeptierten Waren/DL des USPTO verwenden ...

Grüße

Ah-No Nym

 

[grond]

USPTO akzeptiert "Spirituosen" als solche nicht, da nicht hinreichend spezifiziert. Wenn nun "Spirituosen, insbesondere Gin" beansprucht wird, ist das immer noch nicht hinreichend spezifiziert,

[...]

z.B.

"Spirits, namely liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnapps, cognac, calvados, ouzo"

Bedeutet das, dass die Spirituosen dadurch klar und akzeptabel werden, dass mehr Beispiele genannt werden? Dann müsste pak also einfach viel mehr Beispiele für diverse A' nennen, wodurch A plötzlich akzeptabel würde?

 

[Ah-No Nym]

"Spirits, namely liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnapps, cognac, calvados, ouzo"

Bedeutet das, dass die Spirituosen dadurch klar und akzeptabel werden, dass mehr Beispiele genannt werden? Dann müsste pak also einfach viel mehr Beispiele für diverse A' nennen, wodurch A plötzlich akzeptabel würde?

Nein, "namely" ist abschließend, das heisst, man hat nur Schutz für:

"liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnapps, cognac, calvados, ouzo"

Im grunde genommen könnte man sich das "spirits" dann sparen.....

Grüße

Ah-No Nym

 

[pak]

Danke für Eure Beiträge!

Ergänzungsfrage:

Ich habe mir mal die Prüfungsrichtlinien des HABM reingezogen, finde aber keinerlei Anregung darin, die den Prüfer hätte veranlassen können, die Änderung von "insbesondere" in "nämlich" zu verlangen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Gruß

pak