EPO: Claim interpretation

[Smith-O]

Ein Anspruch in einem EP Patent lautet:

1. Device X comprising
(a) means for performing function Y, and
(b) means for performing function Z.

Erfordert dieser Anspruch dass die "means for performing function Y" und die "means for performing function Z" unterschiedliche (separate) Mittel sind?

Mit anderen Worten: Ist ein älteres Dokument welches einen Apparat zeigt, in dem die Funktion Y und die Funktion Z von ein und demselben Mittel erfüllt werden (Doppelfunktion), neuheitsschädlich für den Anspruch? Kennt jemand relevante EP Rechtprechung?

Ich hatte jetzt zwei gegensaetzliche Entscheidungen in Einspruchsverfahren. In dem einen war ein obiger Neuheitsangriff erfolgreich, in einem anderen Verfahren nicht. (Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein solcher Neuheitsangriff Erfolg haben sollte.)

Danke schonmal!

 

[pak]

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein solcher Neuheitsangriff Erfolg haben sollte.

Ich auch, zumal es nicht "first" means und second "means" heißt, was den Neuheitsangriff erschweren würde.

pak

 

[Primzi]

1. Device X comprising
(a) means for performing function Y, and
(b) means for performing function Z.

As the patent is granted, clarity is no ground for oppo.

Sufficiency of disclosure attack
If in the prior art device the same means performed both functions Y and Z simultaneously, does the patent teach how to now perform both functions separatelly - in other words, how it is assured that means (a) do not also (partially) perform function Z.

Defense if sued
I would try one or more squeeze arguments.
If the accused device can be shown to perform both functions (at least partially) simultaneously, the patent can not cover it, or if patentee would consider his claim to cover such device, his claim would be not patentable.

The functions can be separated:
In this case the claim is patentable (although unclear) so advise your client too design around or obtain licence.

P

 

[Smith-O]

Sufficiency of disclosure attack
If in the prior art device the same means performed both functions Y and Z simultaneously, does the patent teach how to now perform both functions separatelly - in other words, how it is assured that means (a) do not also (partially) perform function Z.

Du bist der Meinung dass der Anspruch unter mangelnder Offenbarung angegriffen werden kann? Ich bin da skeptisch. Insbesondere, weil ich der Meinung bin, dass der Anspruch den Fall, wo ein und dasselbe "means" beide Funktionen (a und b) erfuellt, auch vom Anspruch umfasst ist. Der Fall wo ein erstes "means" die Funktion (a) und teilweise auch die Funktion (b) erfüllt ist m. E. nicht ausgeschlossen.

 

[PAPA]

Was steht denn in der Beschreibung hierzu? Diese ist schließlich zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen!

Grundsätzlich stimme ich jedoch zu, dass ein Gegenstand, der beide Funktionen erfüllt erfüllt, unter den Anspruchswortlaut gelesen werden könnte. Denn dieser schließt nicht aus, dass beide Funktionen durch ein und dasselbe Mittel verwirklicht werden.

 

[Primzi]

Du bist der Meinung dass der Anspruch unter mangelnder Offenbarung angegriffen werden kann? Ich bin da skeptisch. Insbesondere, weil ich der Meinung bin, dass der Anspruch den Fall, wo ein und dasselbe "means" beide Funktionen (a und b) erfuellt, auch vom Anspruch umfasst ist. Der Fall wo ein erstes "means" die Funktion (a) und teilweise auch die Funktion (b) erfüllt ist m. E. nicht ausgeschlossen.

Here is exactly the squeeze, if he examinig division / court agrees with your interpreation, than the patent needs to be revoked due to the lack of novelty over the prior art where same means performed both functions.


P

 

[Groucho]

Here is exactly the squeeze, if he examinig division / court agrees with your interpreation, than the patent needs to be revoked due to the lack of novelty over the prior art where same means performed both functions.

Das Problem ist doch, dass die Beurteilungen von Einspruchsabteilung und Verletzungsgericht auseinander falllen können.

So kann etwa die Einspruchsabteilung des EPA das Patent aufrechterhalten, weil sie im Lichte der Beschreibung die Ansprüche so interpretiert, dass die means (a) und (b) verschieden sind, während das Verletzungsgericht zu dem Schluss kommt, dass die means (a) und (b) nach dem Wortlaut des Anspruchs auch von demselben Mittel verwirklicht werden können und daher auf Verletzung entscheidet.

 

[union]

Das Problem ist doch, dass die Beurteilungen von Einspruchsabteilung und Verletzungsgericht auseinander falllen können.

Aber dann gibt's zumindest in dem von Schmidt-O eingangs beschriebenen Fall noch die Möglichkeit den älteren Stand der Technik für eine Nichtigkeitsklage zu verwenden...

 

[Primzi]

[Das Problem ist doch, dass die Beurteilungen von Einspruchsabteilung und Verletzungsgericht auseinander falllen können.

I forgot that in Germany, nullity can not be a defense in an infringement proceedings, so the both proceedings fall appar. Elsewhere I have seen the squeeze vorking.