Could-Would Approach vor dem USPTO

[Kurt]

Hi Forum,

kann man vor dem USPTO mit dem Prinzip des Could-Would Approach argumentieren?

Mit anderen Worten, eine Kombination aus Dokumenten, die der Fachmann vornehmen KÖNNTE (und die tatsächlich zum Gegenstand der Erfindung führen würde) ist nur dann naheliegend und damit Patenthindernis, wenn der Fachmann anhand des Ausgangsdokuments auch Veranlassung gehabt hätte, das Zusatzdokument hinzuzuziehen, und das Zusatzdokument somit tatsächlich auch hinzuziehen WÜRDE.

Wikipedia schreibt zum TSM-Test im amerikanischen Patentrecht:

As stated by Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang (Fed. Cir., 2000), there must be a suggestion or teaching in the prior art to combine elements shown in the prior art in order to find a patent obvious.

Thus, in general the critical inquiry is whether there is something in the prior art to suggest the desirability, and thus the obvious nature, of the combination of previously known elements.

...was sich zunächst ziemlich nach Analogie zum Could-Would Approach anhört.

Im weiteren dortigen Text wird es aber wieder etwas schwammig insbesondere dahingehend, ob es den klaren WOULD-Aspekt (des EPA) auch in USA gibt oder nicht gibt.

Hat jemand hinsichtlich einer angeblich nahe liegenden Dokumentkombination schon mal mit Could, und insbesondere mit Would [not] erfolgreich vor dem USPTO argumentiert?

Gruß
Kurt

 

[pak]

Hallo Kurt,

in den Weisungsschreiben für US-Kollegen bringe ich zumindest entsprechende Argumente vor. Inwiefern der Could-Would-Approach tatsächlich angewandt wird und mit dem des EPA vergleichbar ist, kann ich jedoch nicht sagen.

Gruß

pak

 

[Kurt]

Danke Dir pak für Deinen Erfahrungswert.

Grüße
Kurt

 

[Kurt]

Hi,

ich höre nun vom US-Kollegen, dass der TSM-Test (der im wesentlichen dem Could-Would Approach des EPA entspricht), und der besagt, dass die Heranziehung eines weiteren Dokuments dem Fachmann nur dann naheliegt, wenn der ihm vorliegende Stand der Technik ihm Hinweise darauf gibt, seit 2006 wohl wieder außer Kraft gesetzt wurde.

Seither kann also wieder weitgehend beliebig herumgeeiert werden, wenn es um die Frage des Naheliegens der Kombination von Dokumenten geht, wie beispielsweise der zugehörigen meterlangen Prüfungsrichtlinie zu entnehmen ist.

Ich wollte darauf nur mal hingewiesen haben, da mir dies derzeit in einem US-Prüfungsverfahren widerfährt.

Gruß
Kurt