"comprising" ersetzen durch "consisting of"

[Trevor]

Hallo allerseits,

ist es im EP Verfahren uneingeschränkt möglich einen Anspruch, beispielsweise "Composition, comprising the substances A,B and C", einzuschränken auf "Composition, consisting of the substances A,B and C"?

Generell erscheint mir eine solche Änderung unproblematisch, da ja die Zusammensetzung nach der Einschränkung auf jeden Fall eine Teilmenge der ursprünglichen ZUsammensetzung ist.

Andererseits könnte ich mir auch Art. 123 (2) Einwände vorstellen, zumindest in dem Fall, wenn die besagte Zusammensetzung mit A,B und C nicht ausdrücklich als Beispiel erwähnt wird.

Gibt es hierzu evtl. Rechtssprechung?

Beste Grüße und herzlichen Dank

Trevor

 

[pak]

Andererseits könnte ich mir auch Art. 123 (2) Einwände vorstellen, zumindest in dem Fall, wenn die besagte Zusammensetzung mit A,B und C nicht ausdrücklich als Beispiel erwähnt wird.

Bin zwar kein Chemiker, aber wenn die Anmeldung nicht ausdrücklich eine Zusammensetzung offenbart, die "ausschließlich A, B und C aufweist" (= "aus A, B und C besteht"), dann dürfte es tatsächlich ein Problem mit Art. 123(2) geben ...

Gibt es hierzu evtl. Rechtssprechung?

Entscheidungsleser vor !

pak

 

[ConfoosedPhysicist]

Bin zwar kein Entscheidungsleser, aber in der EQE Teil B E/M braucht man ab und zu die T331/87. Die nicht sehr detailliert beschriebene Fallkonstellation sagt nämlich nicht, ob die drei dort genannten Bedingungen für die Zulässigkeit des Streichens eines Merkmals aus den Ansprüchen gegeben sind.

Wenn in der Anmeldung steht: Enthaltend A,B,C und x,y mag es ja noch angehen mit dem Streichen von x und y. Wenn aber zusätzlich drinsteht, 'x macht im Sinne der Erfindung ein wrdlbmpf', wird es schwierig, aus dem 'enthaltend' das 'bestehend aus A, B und C' zu machen, weil x und y rausfallen und das nur unter den Bedingungen der T331/87 zulässig ist

 

[Trevor]

Vielen Dank schon einmal!

Nach der T331/87 Entscheidung müsste die Einschränkung von "comprising ABC" auf "consisting of ABC" prinzipiell zulässig sein, da ja durch den neuen Wortlaut nur ausgedrückt wird, dass die Zusammensetzung ausschließlich aus den wesentlichen Merkmalen besteht, also nur nicht wesentliche Merkmale gestrichen werden, die für die Erfinung erlässlich sind und keine Anpassung der übrigen Merkmale notwendig ist.

 

[grond]

Nach der T331/87 Entscheidung müsste die Einschränkung von "comprising ABC" auf "consisting of ABC" prinzipiell zulässig sein, da ja durch den neuen Wortlaut nur ausgedrückt wird, dass die Zusammensetzung ausschließlich aus den wesentlichen Merkmalen besteht, also nur nicht wesentliche Merkmale gestrichen werden, die für die Erfinung erlässlich sind und keine Anpassung der übrigen Merkmale notwendig ist.

Diese Interpretation halte ich für überaus gewagt. Eine Substanz, die aus X, Y und Z besteht (und damit aus nichts anderem), ist etwas anderes als eine Substanz, die X, Y und Z enthält (und damit noch potentiell Rest R). Ein "comprising" nimmt ein "consisting" nicht vorweg, legt es höchstens nahe (das Spezielle nimmt das Allgemeine vorweg, nicht umgekehrt). Genau so ist der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung auch zu interpretieren, das geschieht schließlich in beiden Fällen durch denselben Fachmann.

Wäre der Fall des Streichens eines unwesentlichen Merkmals anwendbar, müsste das zu streichende Merkmal überhaupt erst einmal genannt sein. Der Grund, warum der Fall aber eindeutig nicht übertragbar ist, ist dieser: "comprising" durch "consisting" zu ersetzen, bedeutet eine Einschränkung des Schutzbereiches, das Streichen eines Merkmals aber eine Erweiterung!

Für mich wäre das Paradebeispiel eines streichbaren Merkmals ein nichttechnisches Merkmal, das in den Anspruch geraten ist. Oder wenn ein neuer Anspruch im Erteilungsverfahren auf eine Beschreibung eines Ausführungsbeispiels gestützt wird und beispielsweise die Angabe "das Auto hat vier Räder" nicht in den Anspruch übernommen wird (also ein unwesentliches Merkmal des offenbarten Gegenstandes gestrichen wird). In einem solchen Fall wäre es wohl legitim, den Schutzbereich des Anspruchs auch auf Dreiräder oder Kraftfahrzeuge mit mehr als zwei Achsen auszudehnen. Das würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im Verletzungsverfahren gemacht.

 

[pak]

Der Grund, warum der Fall aber eindeutig nicht übertragbar ist, ist dieser: "comprising" durch "consisting" zu ersetzen, bedeutet eine Einschränkung des Schutzbereiches, das Streichen eines Merkmals aber eine Erweiterung!

Richtig. Im vorliegenden Beispiel geht es um den Art. 123(2), nämlich um die Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung/des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Die Frage der Schutzbereichserweiterung (Art. 123(3)) steht gar nicht zur Diskussion.

Bei einer ausdrücklichen Offenbarung einer Zusammensetzung aus A, B, C und D bedeutet - nach meinem Verständnis - das Streichen des Bestandteils D (also die Verwendung von "bestehend aus" an Stelle von "aufweisend") eine Erweiterung des Offenbarungsgehalts und somit einen Verstoß gegen Art. 123(2), es sei denn, der Bestandteil D ist tatsächlich bekanntermaßen ein unwesentlicher (ggf. nicht technischer) Bestandteil. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, zumal ich mit dieser Problematik im Bereich der Mechanik eher selten konfrontiert bin ...

Gruß

pak

 

[grond]

Richtig. Im vorliegenden Beispiel geht es um den Art. 123(2), nämlich um die Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung/des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Die Frage der Schutzbereichserweiterung (Art. 123(3)) steht gar nicht zur Diskussion.

Ja, und ich habe diese Frage auch gar nicht angeschnitten! Ich habe nur begründet, warum ich nicht glaube, dass man der T331/87 eine Möglichkeit entlocken kann, einen Anspruch "comprising A, B, C" in "constisting of A, B, C" umzuwandeln. Die T331/87 behandelt die Frage der Streichung unwesentlicher Merkmale. Eine Merkmalsstreichung ist bei der Umwandlung von "comprising" nach "constisting" aber überhaupt nicht gegeben, was man schon daran erkennen kann, dass die Umwandlung den gegenteiligen Effekt der Merkmalsstreichung hat, nämlich eine Einschränkung des Schutzbereiches, keine Erweiterung. Genau genommen fügt die Umwandlung von "comprising" in "consisting" dem "comprising" nämlich das Merkmal "und nix anderes" hinzu.

Bei einer ausdrücklichen Offenbarung einer Zusammensetzung aus A, B, C und D bedeutet - nach meinem Verständnis - das Streichen des Bestandteils D (also die Verwendung von "bestehend aus" an Stelle von "aufweisend") eine Erweiterung des Offenbarungsgehalts und somit einen Verstoß gegen Art. 123(2), es sei denn, der Bestandteil D ist tatsächlich bekanntermaßen ein unwesentlicher Bestandteil. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren ...

Exakt das ist auch meine Meinung. Du hast meinen Beitrag offenbar zu flüchtig gelesen.

 

[pak]

Ja, und ich habe diese Frage auch gar nicht angeschnitten!

Hallo Grond, das wollte ich auch gar nicht unterstellen, ich wollte dies nur nochmal deutlich machen. Insofern sind wir uns ja einig.

Eine Merkmalsstreichung ist bei der Umwandlung von "comprising" nach "constisting" aber überhaupt nicht gegeben, was man schon daran erkennen kann, dass die Umwandlung den gegenteiligen Effekt der Merkmalsstreichung hat, nämlich eine Einschränkung des Schutzbereiches, keine Erweiterung. Genau genommen fügt die Umwandlung von "comprising" in "consisting" dem "comprising" nämlich das Merkmal "und nix anderes" hinzu.

OK, ich bin bislang davon ausgegangen, dass die Beschreibung und die Ansprüche ausschließlich Zusammensetzungen aus A, B, C und X ausdrücklich genannt haben. Dies ist aber wohl nicht der Fall, da zumindest die Ansprüche nur eine Zusammensetzung aufweisend A, B und C betreffen. Mein Fehler. Insofern ist das Ersetzen von "aufweisend" durch "bestehend aus" tatsächlich keine Merkmalsstreichung.

pak

 

[union]

Hallo allerseits,

ist es im EP Verfahren uneingeschränkt möglich einen Anspruch, beispielsweise "Composition, comprising the substances A,B and C", einzuschränken auf "Composition, consisting of the substances A,B and C"?

Gibt es hierzu evtl. Rechtssprechung?

Beste Grüße und herzlichen Dank

Trevor

Mal so als Orientierung, in DE ist die zugehörige Entscheidung BGH "Reifenabdichtmittel":

Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten" soll, ist damit nicht ohne weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandteilen "besteht", bedarf es vielmehr in der Regel darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder sonst erwünscht ist.

In EP wird es zumindest ähnlich laufen. Irgendeine Offenbarung dafür, dass "consist of" auch eine Ausführungsform ist, muss für den Fachmann der Anmeldung entnehmbar sein. Einzig die Offenbarung "comprising" reicht dafür meiner Meinung nach jedenfalls nicht.

 

[Rex]

Der Anspruch "Zusammensetzung, umfassend A, B and C" ist so zu lesen:

Die Zusammensetzung enthält entweder A, B and C alleine oder A, B and C und zusätzlich mindestens irgendeine Substanz X.

Der Anspruch ist aber nicht so zu verstehen, dass die Zusammensetzung A, B and C und zusätzlich mindestens eine Substanz X enthalten muss.

Wenn Letzteres nämlich zuträfe, wäre der Begriff "umfassend" im Hauptanspruch garnicht zulässig, weil im Hauptanspruch die einfachste Ausführungsform anzugeben ist, die die Aufgabe lösen und ausführbar sein muss.

Insofern wird durch Ersetzen von "comprising" ersetzen durch "consisting of" zwar ein Merkmal gestrichen, aber lediglich ein fakultatives.

 

[grond]

Der Anspruch "Zusammensetzung, umfassend A, B and C" ist so zu lesen:

Die Zusammensetzung enthält entweder A, B and C alleine oder A, B and C und zusätzlich mindestens irgendeine Substanz X.

Beide Varianten sind also ursprünglich offenbart, so dass ein "comprising A, B, C" im Stand der Technik ein "consisting of A, B, C" neuheitsschädlich vorwegnähme?

 

[Rex]

Beide Varianten sind also ursprünglich offenbart, so dass ein "comprising A, B, C" im Stand der Technik ein "consisting of A, B, C" neuheitsschädlich vorwegnähme?

Das ist jetzt aber thematisch eine andere Frage.
Sage mir doch einfach, wo Du den Denkfehler in meiner Argumentationskette siehst.

 

[grond]

Das ist jetzt aber thematisch eine andere Frage.

Finde ich nicht, beide male geht es um die Frage der Offenbarung.

Sage mir doch einfach, wo Du den Denkfehler in meiner Argumentationskette siehst.

Ich sage ja nicht, dass sie falsch sei. In der Patentwelt der Chemie ist einiges anders als in der restlichen, deshalb halte ich es durchaus für möglich, dass die Chemiker das so sehen würden und auch schon entschieden haben, wie Du es sagst.

 

[ConfoosedPhysicist]

Also, wenn ich Rex richtig verstehe, ist das mit dem Weglassen des Fakultativ vorhandenen X dann vielleicht doch eine Merkmalsstreichung im Sinne der T331/87? Oder nicht? Oder wohl? Oder doch?

Der erste Teil meines Namens fiel mir erst ein, als ich begann, mit Patenten zu arbeiten. Vorher war ich ganz normal.

 

[union]

Der Anspruch "Zusammensetzung, umfassend A, B and C" ist so zu lesen:

Die Zusammensetzung enthält entweder A, B and C alleine oder A, B and C und zusätzlich mindestens irgendeine Substanz X.

Der Anspruch ist aber nicht so zu verstehen, dass die Zusammensetzung A, B and C und zusätzlich mindestens eine Substanz X enthalten muss.

Hier muss man aber streng unterscheiden, ob man sich auf Schutzumfang oder Offenbarung bezieht. Hinsichtlich Schutzumfang hast Du völlig Recht: "comprising A,B,C" deckt sowohl "A,B,C,+X" als auch "consisting of A,B,C" ab.

Hinsichtlich 123(2) sieht's aber anders aus: Eine Offenbarung, die lediglich die Formulierung "comprising A,B,C" enthält, offenbart nicht automatisch auch "consisting of". Hilfreich bei einer Einschränkung von "comprising" zu "consisting of" sind immer konkret offenbarte Beispiele, z.B. eine Zusammensetzung, in welcher tatsächlich nur A,B und C und sonst nix enthalten ist.

 

[PatFragen]

Hallo Rex,
um das Argument von Union noch deutlicher zu machen.
Nach deiner Argumentation könntest du in einer Anmeldung, in der im Anspruch 1 nur von einem Auto die Rede ist, die Einschränkung in den Anspruch aufnehmen, dass es ein düsenangetriebenes Auto mit genau 33 Rädern ist, auch wenn dies nicht in der Anmeldung so beschrieben ist .
Schließlich würde der Anspruch "Auto" auch diese spezielle Auswahl ursprünglich abdecken.

Die Lehre, die durch das Abändern von "comprising" in "consisting of" in den Anspruch aufgenommen wird, ist, dass gerade keine anderen Elemente außer A, B und C vorhanden sind. Und so eine Lehre ist typischerweise, außer wenn sie ausdrücklich mit einem "consisting of" in der Anmeldung drinsteht, selten der Anmeldung zu entnehmen, da ein Patentanwalt ja gerade immer versucht, möglichst alles offen zu lassen . Deshalb wird der Fachmann der Anmeldung auch selten entnehmen können (selbst wenn es ein Ausführungsbeispiel mit nur den Elementen A, B und C gibt), dass gerade kein anderes Element in dem Ausführungsbeispiel vorhanden ist. Somit ist auch ein Ausführungsbeispiel, in dem nur A, B und C erwähnt sind, wenn die Beschreibung dies nicht ausdrücklich sagt, keine gute und sichere Basis für die Änderung von "comprising" in "consisting of". Ich würde die Änderung nicht durchführen.

 

[pak]

Wenngleich das Kind hier schon in den Brunnen gefallen zu sein scheint, vielleicht doch eine Anregung zur Formulierung zukünftiger Ansprüche:

1. Zusammensetzung aufweisend oder bestehend aus A, B und C.

....

Ergänzend vielleicht auch ein Beipiel in der Beschreibung, bei dem die Zusammensetzung ausschließlich aus A, B und C besteht.

Gruß

pak

 

[EQE2009-Gast]

Andererseits könnte ich mir auch Art. 123 (2) Einwände vorstellen, zumindest in dem Fall, wenn die besagte Zusammensetzung mit A,B und C nicht ausdrücklich als Beispiel erwähnt wird.

Gibt es hierzu evtl. Rechtssprechung?

Als Nichtchemiker hätte ich die hier auch mehrheitlich vertretene Meinung geteilt, dass die Änderung im Hinblick auf 123(2) EPÜ problematisch ist.

Allerdings gibt es tatsächlich mehrere Entscheidungen, die eine solche Änderung für zulässig erachten - siehe T 997/06 [Rdnr. 29] m.W.N.: T 457/98 [Ziff. 2.1.1] und T 425/98 [Ziff. 3.1].

So sagt z.B. T 997/06 [Rdnr. 29] : "The meaning of the word "comprising" is generally interpreted as encompassing all the specifically mentioned features as well as optional, additional unspecified ones, whereas the term "consisting of" only includes those features as specified in the claim. Therefore, "comprising" includes as a limiting case the composition specified by "consisting of"."

 

[grond]

Ich sag's ja, bei den Chemikern herrschen eigene Gesetze...

 

[union]

Allerdings gibt es tatsächlich mehrere Entscheidungen, die eine solche Änderung für zulässig erachten - siehe T 997/06 [Rdnr. 29] m.W.N.: T 457/98 [Ziff. 2.1.1] und T 425/98 [Ziff. 3.1].

Da ist aber Vorsicht angebracht, da in den den Entscheidungen zu Grunde liegenden Anmeldungen immer auch Beispiele enthalten waren, in welchen Zusammensetzungen letztlich nur die "consisting of" Bestandteile enthielten.

Hier mal ein Zitat aus der T 1435/09 (emphasis added :
There was some discussion, both in the written part of the proceedings and during the oral proceedings, as to whether it is allowable under Article 100(c)/123(2) EPC to restrict a claim by changing the term "comprising" to "consisting of". Both sides cited decisions of the Boards of Appeal for and against such a proposition(namely T 457/98, T 2017/07, T 1063/07, T 0425/98 and T 0997/06, none of them published in OJ EPO). Quite apart from the fact that each decision must turn upon the particular facts of the case, it is not necessary for the Board to go into this question.


Und dann noch ein Zitat aus der T 1063/07 (emphasis added):
It is conspicuous to the board that there is no disclosure in the application as originally filed of a composition useful as an addition polymerization catalyst that is made up only of the metal complexes A1, A2 or A3 and an activating cocatalyst and nothing else, which is the meaning of the term "consisting of" in Claim 1. In fact, the wording "consisting of" does not appear in the application as filed.