Bescheidserwiderung -- Beschreibungstext an Anspruchsänderungen anpassen?

[Kurt]

Wie handhabt ihr das denn üblicherweise mit dem Beschreibungstext bei einer Bescheidserwiderung? Angenommen, der Anspruchssatz muss an diversen Stellen geändert werden, Rückbezüge werden geändert, einige Ansprüche müssen gestrichen werden, andere werden in den Hauptanspruch aufgenommen usw.

Weiterhin angenommen, die Beschreibung orientiere sich sehr eng an den Inhalten und an der Reihenfolge der ursprüngliche Patentansprüche. Sprich, jeder Patentanspruch wird in der Beschreibung in ein, zwei Absätzen nochmals mit seinen Merkmalen und den damit verbundenen Vorteilen abgehandelt.

Lässt man das dann in der Beschreibung einfach so stehen, obwohl es nicht mehr auf den aktuellen Anspruchssatz passt, oder verschiebt man die Erläuterung zu den entsprechenden Anspruchsmerkmalen und deren Vorteilen auch in der Beschreibung so, dass es wieder zum geänderten Anspruchssatz passt -- mit dem potentiellen Nachteil, dass es für den Prüfer schwierig wird nachzuvollziehen, ob der ursprüngliche Offenbarungsumfang nicht geändert wurde?

Danke schonmal für Meinungen,
Grüße Kurt

 

[Kurt]

Nochmal kürzer und prägnanter gefragt:

Beschreibungstext im Prüfungsverfahren an geänderte/gestrichene/verschobene Ansprüche anpassen oder (wegen Risiko der Prüferverwirrung oder unzulässigen Erweiterung) genau so lassen wie ursprünglich eingereicht?

Grüße Kurt

 

[patch]

Normalerweise nimmt man anstelle des wörtlich im Beschreibungstext zitierten ursprünglichen Hauptanspruchs eine Formulierung auf wie "diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung/Verfahren gemäß Anspruch 1 / gemäss dem/den unabhängigen Anspruch/Ansprüchen" gelöst. Sind in den Hauptanspruch ein oder mehrere Unteransprüche eingeflossen, stelle ich den Text der Beschreibung in der Regel nicht um, kennzeichne aber die jeweiligen Absätze der Beschreibung mit einleitenden Worten wie "Erfindungsgemäss... ". Auf diese Weise ist klar, dass dieses Merkmal zur Erfindung gehört und keine Weiterbildung darstellt. Die Vorteilsangaben können dann einfach dort stehen bleiben wo sie waren. Ich versuche Beschreibungsanpassungen immer mit möglichst geringem Änderungsaufwand zu erledigen, um soviel wie möglich des gesamten ursprünglichen Texts erhalten zu können.
Ansprüche, die freiwillig gestrichen wurden, würde ich in der Beschreibung als optionale Merkmale belassen.

patch

 

[Kurt]

O.k. danke erstmal für die Antwort! Der Tipp mit der selektiven Verwendung/Einfügung des Wortes "erfindungsgemäß" ist natürlich gut.

Auch ich schreibe im Beschreibungstext den Hauptanspruch nicht nochmal wörtlich hin.

Was ich aber mache, ich gehe in der Beschreibung auf die erfindungsgemäßen Merkmale (durch die sich der Hauptanspruch vom Stand der Technik unterscheidet) regelmäßig nochmal kurz "in Prosa" ein, und beschreibe insbesondere deren vorteilhafte Auswirkungen.

Nun kommt also der Prüfungsbescheid mit einem Stand der Technik, der sämtliche Merkmale (und Vorteile) des ursprünglichen Hauptanspruchs vorwegnimmt.

Der bisherige kennzeichnende Teil wird also in den Oberbegriff aufgenommen, und einige Unteransprüche bilden den neuen kennzeichnenden Teil. Damit ändert sich ja dann sowohl der Stand der Technik als auch die Aufgabe, ebenso wie die Merkmale und Vorteile der Erfindung.

Der ursprüngliche Beschreibungstext beschreibt dann anfangs sozusagen die "Merkmale und Vorteile des Standes der Technik", und die neuen erfindungsgemäßen Merkmale werden erst weiter hinten beschrieben.

Deswegen neige ich dazu, Verschiebungen von Unteransprüchen in den Hauptanspruch auch in der Beschreibung entsprechend nachzuvollziehen. Wie man's macht....

Vielleicht kommen ja noch weitere Meinungen.

Grüße Kurt

 

[Groucho]

Normalerweise passe ich die Beschreibung erst an, wenn gewährbare Ansprüche vorliegen - dann besteht aber keine Notwendigkeit mehr, die Aufgabe umzuformulieren oder die Vorteile der Erfindung noch besonders herauszustellen. In einem eventuellen Einspruchsverfahren wird die Aufgabe ohnehin objektiv gegenüber einem bestimmten, Dir möglicherweise noch gar nicht bekannten SdT definiert.

Ansonsten verfahre ich wie patch und lasse die Absätze mit den ursprünglich bevorzugten Merkmalen und damit auch die dadurch erreichten Vorteile stehen. Es wird lediglich klargestellt, dass diese Merkmale nicht mehr optional sondern zwingend sind ("Dabei ist ..." statt "Bevorzugt ist ...", oder, wie patch geschrieben hat, "Erfindungsgemäß ist ...").

 

[Kurt]

Normalerweise passe ich die Beschreibung erst an, wenn gewährbare Ansprüche vorliegen

Ja stimmt, so habe ich das auch bisher meistens gemacht (und irgendjemand hat dann später noch die Beschreibung an die gewährbare Anspruchsfassung angepasst, oder auch nicht).

Danke für den Input,

Grüße Kurt

 

[Kurt]

Beschreibungstext an Anspruchsänderungen anpassen -- PCT-IPER?

Wie ist es eigentlich mit der gleichen Fragestellung im Rahmen des PCT-Verfahrens?

Dort bekommt man ja zunächst den WO-ISA/IPER/IPRP (oder wie auch immer das Ding heißt).

Wenn man angesichts eines dort etwa entgegengehaltenen Standes der Technik für das weitere PCT-Verfahren nun neue Patentansprüche einreichen will: ändert man dann üblicherweise auch schon die Beschreibung dementsprechend (insbesondere bezüglich der Würdigung des Standes der Technik und bezüglich des etwa geänderten Hauptanspruchs) -- oder lässt man das lieber bleiben, Stichwort: Gefahr der unzulässigen Erweiterung der Anmeldungsunterlagen?

Gibt es bezüglich derartiger Änderungen am Beschreibungstext während der PCT-Phase eine "übliche" oder "sinnvolle" Vorgehensweise?

Vielen Dank schonmal für Erfahrungswerte,

Grüße Kurt

 

[Kurt]

Jetzt schreibt mir der EP-Prüfer jedenfalls:

"Bei der Einreichung von geänderten Ansprüchen sollte der Antragsteller zur gleichen Zeit die Beschreibung in Übereinstimmung mit den geänderten Ansprüchen bringen (R. 42(1) c EPÜ).

Hmm...

 

[Kurt]

Also im vorliegenden Fall ist die Struktur der Beschreibung so, dass nach Einleitung und Würdigung des Standes der Technik die Ansprüche nochmal praktisch wörtlich in der Beschreibung auftauchen. Erst in der Zeichnungsbeschreibung gibt es dann weitergehende Formulierungen und Erläuterungen, die über die Ansprüche hinausgehen.

Nun wurden die Ansprüche in Übereinstimmung mit dem Prüfer (erheblich) umformuliert (auf Basis der Zeichnungsbeschreibung und der Figuren).

Sollten also nun auch die wörtlich nochmals in der Beschreibung wiederholten Anspruchstexte so geändert werden, dass diese Textstellen der Beschreibung ebenfalls wieder mit den geänderten Ansprüchen übereinstimmen (ich schätze mal ja) -- oder sind dadurch irgendwelche Probleme zu erwarten?

Grüße Kurt

 

[pak]

Sollten also nun auch die wörtlich nochmals in der Beschreibung wiederholten Anspruchstexte so geändert werden, dass diese Textstellen der Beschreibung ebenfalls wieder mit den geänderten Ansprüchen übereinstimmen (ich schätze mal ja) -- oder sind dadurch irgendwelche Probleme zu erwarten?

Hallo Kurt,

da es durch die neue Anspruchsfassung wahrscheinlich zu einer Diskrepanz zwischen der abstrakten Beschreibung der Erfindung (wörtlich wiederholte ursprüngliche Ansprüche) und dem beanspruchten Gegenstand kommt, musst Du die abstrakte Erfindungsbeschreibung wohl auch entsprechend anpassen. Ich nehme an, dass vorne mehrere "bevorzugte Ausführungsmerkmale" genannt sind, die jetzt Einzug in den Hauptanspruch gefunden haben. Selbstverständlich solltest Du bereits zuvor bei der neuen Anspruchsfassung ganz genau darauf achten, dass der beanspruchte Gegenstand auch tatsächlich mit all seinen Merkmalen und in der gewählten abstrakten Form offenbart ist.

Gruß pak

 

[Kurt]

Danke Dir pak für Deine Einschätzung.

Grüße Kurt