Aufteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil -> Schutzbereich?

[Kurt]

Hallo zusammen,

angenommen, das begehrte Patent soll (antragsgemäß mit zweigeteiltem Hauptanspruch) erteilt werden, wobei der Prüfer aber ein Merkmal, welches der Anmelder im kennzeichnenden Teil haben wollte, in den Oberbegriff verschieben will.

Sind mit einer solchen geänderten Aufteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil theoretisch [wohl nein] oder praktisch [?] irgendwelche Nachteile bezüglich des Schutzbereichs, oder sonstige absehbare Gefahren verbunden?

 

[Fip]

Jüngst in BGH X ZB 6/15, Rn. 19:

"Die Aufnahme eines bestimmten Merkmals in den Oberbegriff oder in den kennzeichnenden Teil ist für die Bestimmung des Gegenstands eines Patentanspruchs unerheblich (BGH, Urteil vom 20. Januar 1994 - X ZR 102/91, GRUR 1994, 357, 358 - Muffelofen; Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 21/15,
juris Rn. 17 - Zungenbett)."

 

[PatFragen]

In Hinblick auf den Schutzbereich ist es (auch ohne der Berücksichtigung des BGH-Urteils ) auch logisch für mich nur schwer möglich einen Unterschied eines Merkmals im Oberbegriff und kennzeichnenden Teil zu sehen. Wie sollte das logisch gehen? Das Merkmal muss gegeben sein, dem sieht man ja nicht an, ob im Oberbegriff oder nicht .
Die Musik in Hinblick Oberbegriff/kennzeichnenden Teil spielt wie immer im Bereich der von dir nachgefragten "sonstigen absehbaren Gefahren", nämlich insbesondere in der Validität des Patents. Man gibt damit schließlich zu, dass das Merkmal auch zusammen mit den anderen des Oberbegriffes bekannt ist. Für Deutschland sehe ich da zwar eher eine psychologische Bedeutung für Länder mit "applicant admitted prior art" könnte das jedoch durchaus eine Bedeutung haben, wenn dort auch ausländische Verfahren herangezogen werden.

 

[maroubra]

Der Vollständigkeit halber im Bezug auf mögliche Gefahren:


https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2129.html




A statement by an applicant in the specification or made during prosecution identifying the work of another as “prior art” is an admission which can be relied upon for both anticipation and obviousness determinations, regardless of whether the admitted prior art would otherwise qualify as prior art under the statutory categories of 35 U.S.C. 102. Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354, 66 USPQ2d 1331, 1337 (Fed. Cir. 2003); Constant v. Advanced Micro-Devices Inc., 848 F.2d 1560, 1570, 7 USPQ2d 1057, 1063 (Fed. Cir. 1988).


[...]


Drafting a claim in Jepson format (i.e., the format described in 37 CFR 1.75(e); see MPEP § 608.01(m)) is taken as an implied admission that the subject matter of the preamble is the prior art work of another. In re Fout, 675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982) (holding preamble of Jepson-type claim to be admitted prior art where applicant’s specification credited another as the inventor of the subject matter of the preamble). However, this implication may be overcome where applicant gives another credible reason for drafting the claim in Jepson format. In re Ehrreich, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979) (holding preamble not to be admitted prior art where applicant explained that the Jepson format was used to avoid a double patenting rejection in a co-pending application and the examiner cited no art showing the subject matter of the preamble).