Art. 123(3) EPÜ auch fuer Ansprüche aus der Einspruchsentscheidung

[Smith-O]

Folgende Sachlage:

Ein Patent hat den Einspruch überlebt, durch Hinzunahme eines Merkmals "x" in den Anspruch 1, wobei das Merkmal x eine fragwuerdige Basis in der ursprünglichen Anmeldung hat.

Die andere Partei hat Beschwerde eingelegt (gegen den Beschluss, das Patent im geaenderten Umfang aufrecht zuerhalten).

Der Mandant fragt, ob im Beschwerdeverfahren das Merkmal x wieder aus dem Anspruch entfernt werden kann, ohne gegen Art. 123(3) EPÜ zu verstossen.

Was antwortet man da?

Danke vorab!

 

[dutchie]

Der Mandant fragt, ob im Beschwerdeverfahren das Merkmal x wieder aus dem Anspruch entfernt werden kann, ohne gegen Art. 123(3) EPÜ zu verstossen.

123(3) defines, that the patent can not be ammended (during any procedure - compare to EPC 73) to extend the protection confered. It is clear from Guidlines, that protection confered is meant the protection confered by the granted patent and not for example protection confered by an A1 publication, (which I also heard during one opposition proceedings).

The only granted patent can be B1, B2 (ammended in oposition) or B3 (ammended in limitation).

The oposition division has proclaimed the decision to mantain the patent in ammended form, hower an appeal has been filed against this decision, the appeal in your case prevented the B2 publication. Because of the pending appeal there is no posibility for limitation, thus for B3.

So you are left with the cut off of B1 (see Guid. D.V.6.2).



The principle of 123(3) is pretection of interest of third parties.

After the patent is granted, anyone knows what is not protected and can build the factory producing something outside of the claim. It would be unfair to allow ammendment which makes possible an infrigemnent suit against that factory which was bult in good faith.

 

[Fip]

Der Mandant fragt, ob im Beschwerdeverfahren das Merkmal x wieder aus dem Anspruch entfernt werden kann, ohne gegen Art. 123(3) EPÜ zu verstossen.

Was antwortet man da?

Also, ich antworte mal aus dem Bauch heraus ohne mir die Sache zuvor anhand des Gesetzes oder der Rechtssprechung angesehen zu haben.

Meiner Ansicht nach geht das nicht, weil die erneute Streichung des den Schutzbereich einschränkenden Merkmals x den Beschwerdeführer (den Einsprechenden) wieder schlechter stellen würde als er durch die von ihm selbst angefochtene Entscheidung gestellt worden ist. Das wäre ein Verstoß gegen das Schlechterstellungsverbot (Verbot der reformation in peius). Wenn der Patentinhaber nicht selbst Beschwerde eingelegt hat, hat er zu erkennen gegeben, dass er die erstinstanzliche Entscheidung akzeptiert. Er kann dann später nicht mehr zurück.

Im deutschen Recht gibt es das Anschlussrechtsmittel, mit dem man dies umgehen kann. Meines Wissens gibt es das aber bei Verfahren vor dem EPA nicht anerkannt.

 

[Smith-O]

Vielen Dank!

Ich denke auch, dass die Zäsur, nach der der Anspruch nicht mehr erweitert werden kann, die Fassung der B1 Schrift ist. 123(3) ist daher kein Problem.

Den reformatio-in-pejus Aspekt hatte ich in der Eile ganz uebersehen. Ich glaube, der ist das viel groessere Problem. Allerdings scheint mir einer der in G1/99 genannten Ausnahmen vorzuliegen, bei dem eine Schlechterstellung des einzigen Beschwerdeführer gerechtfertigt ist, da der Patentinhaber durch die Beschwerde nicht beschwert war.

/Smith-O

 

[Smith-O]

... siehe auch Kapitel VII.D.6.1(e) im 2006er EPO Case Law Book