Anpassung der Beschreibung

[PHOSITA]

Hallo Forum!
Folgender Fall: Eine EP-Patentanmeldung mit riesiger, ausschweifender Beschreibung soll mit einem im Vergleich zur eingereichten Fassung extrem eingeschränkten Anspruchssatz erteilt werden. Die Beschreibung ist also anzupassen.

Es wäre vergleichsweise einfach, die Beschreibung so zusammenzustreichen, dass nur noch genau auf den beanspruchten Gegenstand abstellende Erläuterungen stehenbleiben, alles andere flöge raus.

Mein Frage: Sollte man einen Gedanken darauf verschwenden, irrelevant erscheinendes Beiwerk in der Beschreibung zu belassen, um in einem Nichtigkeitsverfahren in irgendeinem Mitgliedsstaat Offenbarung "vorrätig" zu haben?

Es ist zwar so, dass im Einspruchsverfahren vor dem EPA und im Nichtigkeitsverfahren in Deutschland auf die ursprüngliche Offenbarung (also die Anmeldung wie eingereicht) zurückgegriffen werden kann, aber wie ist es in anderen Ländern?

Danke für Euren Input!

 

[grond]

Es wäre vergleichsweise einfach, die Beschreibung so zusammenzustreichen, dass nur noch genau auf den beanspruchten Gegenstand abstellende Erläuterungen stehenbleiben, alles andere flöge raus.

Als Übersetzungskosten noch ein bedeutsamerer Faktor waren als jetzt mit dem Londoner Abkommen, war es in der Tat sehr empfehlenswert, die irrelevanten Passagen zu streichen, heutzutage kann man es sich einfach machen und ein "not according to the invention" einfügen.

Mein Frage: Sollte man einen Gedanken darauf verschwenden, irrelevant erscheinendes Beiwerk in der Beschreibung zu belassen, um in einem Nichtigkeitsverfahren in irgendeinem Mitgliedsstaat Offenbarung "vorrätig" zu haben?

Wenn man paranoid ist, was eine Berufskrankheit zu sein scheint, schon. Wenn es aber eben irrelevant ist, kann es natürlich raus. Aber um es zu streichen, muss man halt seinem eigenen Urteilsvermögen trauen. Aufpassen muss man natürlich, wenn Begriffe innerhalb der zu nicht mehr erfassten Ausführungsformen gehörenden Beschreibung explizit oder implizit definiert werden. Eventuell könnte hier eine unentrinnbare 123(3)-Falle zuschnappen, wenn ein Begriff des Anspruchs durch eine solche Definition als aliud zur gewöhnlichen Bedeutung definiert wird.

 

[EQE2009-Gast]

Es ist zwar so, dass im Einspruchsverfahren vor dem EPA und im Nichtigkeitsverfahren in Deutschland auf die ursprüngliche Offenbarung (also die Anmeldung wie eingereicht) zurückgegriffen werden kann, aber wie ist es in anderen Ländern?

Soweit ich weiß, darf man auch im Nichtigkeitsverfahren in DE das Patent nur im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und der Offenbarung des erteilten Patentes ändern (auch wenn das nicht ausdrücklich so im PatG steht). Schon deswegen kann es sich also rentieren, Passagen nicht einfach ersatzlos zu streichen.

 

[EQE2009-Gast]

Zur Ergänzung:

BGH "elektronisches Modul": Die Selbstbeschränkung [im Nichtigkeitsverfahren] muss sich sachlich freilich immer in dem durch das Beschränkungsverfahren vorgegebenen Rahmen halten, also zu einer (zulässigen) Einschränkung des Patents führen (vgl. hierzu Benkard/Schäfers, § 64 Rdnr. 15; Busse/Schwendy, § 64 Rdnr. 32).

Die zitierte Stelle im Benkard erwähnt, dass auf ein ursprünglich offenbartes Merkmal nicht mehr zurückgegriffen werden kann, wenn es den Erteilungsunterlagen nicht mehr zu entnehmen ist.

 

[PHOSITA]

Danke für die Antworten!

Also werde ich jetzt doch mit etwas größerem Aufwand die Beschreibung anpassen...

 

[dutchie]

Examiner has in practice only limited possibilities to force you to adapt the description, if you do not do it, he must do it when preparing the druckexemplar, with which you have to agree (R 71(3) comm).

If he excises everything not covered by the allowable claims (e.g. deletes 3/4 of the description) and you are not happy with his proposal you must do it yourself (R.137(3)) and ask for permision to do so...

Another nasty trick is that examiner can invite you for oral proceedings with single point - adaptation of description and you must than sit there until you legibly adapt the description until examining division satisfaction.

D.