Verletzungsstreit und Nichtigkeitklage

[Fip]

Ich mache mir gerade folgende Überlegungen, zu denen mich Eure Meinung interessieren würde:

Ein Mandant wird von einem Patentinhaber wegen Verletzung dessen Patents verklagt. Nun ist der Mandant (und sein Patentanwalt) der Überzeugung, dass das Patent nicht verletzt wird. Außerdem wurde Stand der Technik recherchiert, bei dem mit gewisser Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren in vollem Umfang widerrufen werden wird. So weit nichts Ungewöhnliches. Klassisches Vorgehen: Nichtigkeitsklage einreichen, Aussetzung beantragen, usw.

Nun sagt aber der Mandant, dass ein Interesse an der Nichtigkeitsklage logischerweise nur dann bestehe, wenn das Verletzungsgericht der Ansicht ist, man würde das Klagepatent verletzen. Wenn das Patent nicht verletzt ist, könne ihm dessen Existenz schließlich egal sein. Die Nichtigkeitsklage sei teuer und sein Unternehmen hole sich damit einen jahrelangen Rechtsstreit mit hohem Kostenrisiko ins Haus. Schließlich habe man in dem Fall, dass die Verletzungsklage wie erhofft abgewiesen wird, eine Nichtigkeitsklage am Hals, an der man gar nichtinteressiert sei.

Daraus ergibt sich für mich folgende Frage:

Lässt sich irgendwie eine Situation herbeiführen, in der das Verletzungsgericht vor der möglichen Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits eine verbindliche, die Verletzung bajahende Entscheidung trifft, ohne dass der Verletzungsbeklagte hierdurch von der Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens durch das Anhängigmachen einer Nichtigkeitsklage abgeschnitten wäre?

Beispiel: Das Verletzungsgericht entscheided in einer Art Zwischenentscheidung, dass eine Verletzung vorliegt und gibt dem Verletzungbeklagten eine Frist auf, innerhalb derer die Nichtigkeitsklage erhoben und die Aussetzung beantragt werden kann?

 

[Alex:jura]

Ohne §§

Du kannst doch das Verletzungsverfahren durchziehen und das Ergebnis abwarten. Solltest Du angeblich verletzen machst Du eine Nichtigkeitsklage. Obsiegst Du, ist die erste Entscheidung hinfällig (siehe ZPO)

alex

 

[EQE2009-Gast]

Beispiel: Das Verletzungsgericht entscheided in einer Art Zwischenentscheidung, dass eine Verletzung vorliegt und gibt dem Verletzungbeklagten eine Frist auf, innerhalb derer die Nichtigkeitsklage erhoben und die Aussetzung beantragt werden kann?

Aussetzung nach § 148 ZPO kommt nur in Betracht, wenn das Bestehen des relevanten anderen Rechtsverhältnisses (Rechtsbestand bzw. Nichtigkeit des Patents) Gegenstand eines anhängigen Rechtsstreits ist. So lange in Deinem Fall keine Nichtigkeitsklage erhoben ist, kommt eine Aussetzung gar nicht in Betracht. Es gibt auch relativ alte Rspr., die besagt, dass Androhung der Nichtigkeitsklage nicht für eine Aussetzung genügt. Wegen Entscheidungsreife muss Endurteil im Verletzungsverfahren ergehen.

Aber wie der Vorredner schon gesagt hat, könnte man ja das Verletzungsurteil abwarten und dann noch Nichtigkeitsklage erheben, am Besten kombiniert mit Berufung im Verletzungsverfahren. Ist aber risikobehaftet.

 

[Fip]

Erstmal danke für die Antworten.

Mir sind die Voraussetzungen von § 148 ZPO schon klar. Eine Aussetzung kommt danach nur in Betracht, wenn die Nichtigkeitsklage anhängig ist und das Nichtigkeitsverfahren außerdem vorgreiflich ist. Letzteres ist nur dann der Fall, wenn eine Verletzung vom Verletzungsgericht bejaht wird, weil die Verletzungsklage ansonsten unabhängig von der Nichtigkeitsklage abgewiesen werden kann.

Aber genau die Voraussetzung, dass die Nichtigkeitsklage anhängig sein muss, ist ja das, was mich stört. Dies hat zur Folge, dass die Nichtigkeitsklage quasi "vorsorglich" erhoben werden muss, ohne dass der Beklagte weiß, ob er darauf überhaupt angewiesen ist. Ich will sie schließlich nur dann erheben, wenn es auch Sinn macht, nämlich dann, wenn ich schon weiß, dass sie auch vorgreiflich sein wird.

Du kannst doch das Verletzungsverfahren durchziehen und das Ergebnis abwarten. Solltest Du angeblich verletzen machst Du eine Nichtigkeitsklage. Obsiegst Du, ist die erste Entscheidung hinfällig (siehe ZPO)

Das wäre fatal. Der Kläger erhält bei Obsiegen ein vorläufig vollstreckbares Urteil (ich hatte schon mehrere Fälle, in denen daraus fleißig vollstreckt worden ist) und nach ständiger Rechtsprechung sehen die Verletzungsgerichte eine erst nach der ersten Instanz erhobene Nichtigkeitsklage als schuldhaft verspätet erhoben an, so dass in der zweiten Instanz eine Aussetzung regelmäßig abgelehnt wird.

Nochmal: Mit den Voraussetzungen des § 148 ZPO bin ich bestens vertraut. Es geht mir im Grunde darum, ob ihr Wege seht, die Rechtsprechung dahingehend fortzubilden, dass dem Verletzungsbeklagten erstinstanzlich noch die Möglichkeit gegeben wird, Nichtigkeitsklage zu erheben und die Aussetzung zu beantragen, nachdem sich dass Gericht verbindlich auf die Verletzung festgelegt hat. Damit könnte das rein "vorsorgliche" Einlegen der Nichtigkeitsklage einschließlich des damit verbundenen Kostenrisikos zu vermieden werden.

Zur Entlastung des BPatG und im Sinne der Prozessökonomie wäre das doch durchaus sinnvoll, denn damit würden die Nichtigkeitsklagen entbehrlich, an denen die Verletzungsbeklagten aufgrund der Tatsache, dass sie das Patent gar nicht erst verletzen, eigentlich gar kein Interesse haben.

 

[Fip]

Du kannst doch das Verletzungsverfahren durchziehen und das Ergebnis abwarten. Solltest Du angeblich verletzen machst Du eine Nichtigkeitsklage. Obsiegst Du, ist die erste Entscheidung hinfällig (siehe ZPO)

Zusätzlich zu dem oben Gesagten: Verliere ich, zwingt mich das außerdem in die Berufungsinstanz einschließlich der damit verbunden zusätzlichen Prozesskosten. Dies könnte ich bei Aussetzung in der ersten Instanz vermeiden.

 

[Khisanth]

Hast Du mal über folgendes Vorgehen nachgedacht: Verletzungsverfahren zu Ende führen, dann im Falle der bejahten Verletzung Nichtigkeitsklage und bei Nichtigerklärung anschliessend Restitutionsklage (Paragraph 580 Nr. 6 ZPO), um das Urteil des Verletzungsgerichtes aufzuheben?

 

[Alex:jura]

Sollte meine Aussage nicht klar gewesen sein, ich meinte auch eine Restitutionsklage, aber wie bereits gesagt wurde existiert dann bereits ein vollstreckbares Urteil

 

[grond]

Würde das Verletzungsgericht nicht das Verfahren nur dann aussetzen, wenn sie die Möglichkeit einer Verletzung wenigstens für gegeben erachten? Will sagen, würden sie bei einer offensichtlich haltlosen Verletzungsklage nicht einfach durchentscheiden? Dann könntest Du die Nichtigkeitsklage zurücknehmen und müsstest auch kostenmäßig aus dem Schneider sein, weil schließlich der Gegner Anlass zur Gegenklage gegeben hatte.

 

[grond]

Würde das Verletzungsgericht nicht das Verfahren nur dann aussetzen, wenn sie die Möglichkeit einer Verletzung wenigstens für gegeben erachten? Will sagen, würden sie bei einer offensichtlich haltlosen Verletzungsklage nicht einfach durchentscheiden? Dann könntest Du die Nichtigkeitsklage zurücknehmen und müsstest auch kostenmäßig aus dem Schneider sein, weil schließlich der Gegner Anlass zur Gegenklage gegeben hatte.

 

[EQE2009-Gast]

Dann könntest Du die Nichtigkeitsklage zurücknehmen und müsstest auch kostenmäßig aus dem Schneider sein, weil schließlich der Gegner Anlass zur Gegenklage gegeben hatte.

Warum denn das? Siehe § 269 (3) 2 ZPO.

 

[Fip]

Verletzungsverfahren zu Ende führen, dann im Falle der bejahten Verletzung Nichtigkeitsklage und bei Nichtigerklärung anschliessend Restitutionsklage (Paragraph 580 Nr. 6 ZPO), um das Urteil des Verletzungsgerichtes aufzuheben?

Das wäre schlecht:

Erstens gibt es dann ein vollstreckbares, rechtskräftiges Urteil. Der Patentinhaber und Konkurrent meines Mandanten kann, solange das Urteil besteht, jedem Kunden meines Mandanten mit Recht sagen, dass mein Mandant ein rechtskräftig verurteilter Patentverletzer ist. Außerdem kann vollstreckt werden und es muss hinterher nicht einmal voller Schadenersatz geleistet werden.

Zweitens kann ich froh sein, wenn ich innerhalb der 5-Jahres-Ausschlussfrist für die Restitutionsklage eine abschließende Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren überhaupt habe (der Durchschnitt liegt bei deutlich mehr als 5 Jahren). Also muss ich eigentlich sowieso Rechtsmittel einlegen, weil ich die Rechtskraft des Verletzungsurteils verzögern muss.

Drittens will mein Mandant nichts weiter als in Ruhe weiter arbeiten und Umsatz machen. Eine Nichtigkeitsklage und anschließende Restitutionsklage bewirkt den gegenteiligen Effekt.

Und was die Kosten für die Nichtigkeitsklage angeht: Natürlich hat der Patentinhaber zur Klage Anlass gegeben, aber wenn ich die Nichtigkeitsklage zurücknehme, gilt § 269 (3) ZPO. Ob das Bundespatentgericht dem Nichtigkeitsbeklagten die Kosten "aus einem anderen Grund" auferlegt, wage ich zu bezweifeln. Schließlich hat er ein Patent und nichts weiter als von seinem Recht auf dessen gerichtliche Durchsetzung Gebrauch gemacht.

 

[Fip]

Verletzungsverfahren zu Ende führen, dann im Falle der bejahten Verletzung Nichtigkeitsklage und bei Nichtigerklärung anschliessend Restitutionsklage (Paragraph 580 Nr. 6 ZPO), um das Urteil des Verletzungsgerichtes aufzuheben?

Das wäre schlecht:

Erstens gibt es dann ein vollstreckbares, rechtskräftiges Urteil. Der Patentinhaber und Konkurrent meines Mandanten kann, solange das Urteil besteht, jedem Kunden meines Mandanten mit Recht sagen, dass mein Mandant ein rechtskräftig verurteilter Patentverletzer ist. Außerdem kann vollstreckt werden und es muss hinterher nicht einmal voller Schadenersatz geleistet werden.

Zweitens kann ich froh sein, wenn ich innerhalb der 5-Jahres-Ausschlussfrist für die Restitutionsklage eine abschließende Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren überhaupt habe (der Durchschnitt liegt bei deutlich mehr als 5 Jahren). Also muss ich eigentlich sowieso Rechtsmittel einlegen, weil ich die Rechtskraft des Verletzungsurteils verzögern muss.

Drittens will mein Mandant nichts weiter als in Ruhe weiter arbeiten und Umsatz machen. Eine Nichtigkeitsklage und anschließende Restitutionsklage bewirkt den gegenteiligen Effekt.

Und was die Kosten für die Nichtigkeitsklage angeht: Natürlich hat der Patentinhaber zur Klage Anlass gegeben, aber wenn ich die Nichtigkeitsklage zurücknehme, gilt § 269 (3) ZPO. Ob das Bundespatentgericht dem Nichtigkeitsbeklagten die Kosten "aus einem anderen Grund" auferlegt, wage ich zu bezweifeln. Schließlich hat er ein Patent und nichts weiter als von seinem Recht auf dessen gerichtliche Durchsetzung Gebrauch gemacht.

 

[EQE2009-Gast]

Es geht mir im Grunde darum, ob ihr Wege seht, die Rechtsprechung dahingehend fortzubilden, dass dem Verletzungsbeklagten erstinstanzlich noch die Möglichkeit gegeben wird, Nichtigkeitsklage zu erheben und die Aussetzung zu beantragen, nachdem sich dass Gericht verbindlich auf die Verletzung festgelegt hat.

Mir ist keine solche Möglichkeit bekannt.

Was aber evtl. gehen könnte: Es kann sein, dass bei einer Klage, die aufgrund der Nichtzahlung der Gerichtskosten bzw. des Vorschusses gar nicht zugestellt wird, auch keine Gerichtskosten erhoben werden. Da solltest Du Dich aber ggf. noch einmal bei einem RPfl am BPatG erkundigen.

Falls das so ist, könnte man wie folgt vorgehen:

• Einreichung der Nichtigkeitsklage kurz vor dem Termin zur mdl. Verhandlung im Verletzungsverfahren, Gebühren werden nicht gezahlt, Ni.klage ist aber trotzdem anhängig (und nach oft vertretener Meinung sogar rechtshängig).
• In der mdl. Verhandlung des Verletzungsverfahrens Aussetzung beantragen.
• Hoffen und Beten, dass der Rechtspfleger am BPatG nicht bis zur Entscheidung über den Aussetzungsantrag die Feststellung nach § 23 (1) Nr. 4 RPflG trifft.
• Falls dem Aussetzungsantrag stattgegeben wird, weiß man, dass man mit der Ni.klage besser fortfahren sollte.
  

Vor allem der vorletzte Punkt wäre mir aber zu viel Nervenkitzel.

 

[EQE2009-Gast]

Es geht mir im Grunde darum, ob ihr Wege seht, die Rechtsprechung dahingehend fortzubilden, dass dem Verletzungsbeklagten erstinstanzlich noch die Möglichkeit gegeben wird, Nichtigkeitsklage zu erheben und die Aussetzung zu beantragen, nachdem sich dass Gericht verbindlich auf die Verletzung festgelegt hat.

Mir ist keine solche Möglichkeit bekannt.

Was aber evtl. gehen könnte: Es kann sein, dass bei einer Klage, die aufgrund der Nichtzahlung der Gerichtskosten bzw. des Vorschusses gar nicht zugestellt wird, auch keine Gerichtskosten erhoben werden. Da solltest Du Dich aber ggf. noch einmal bei einem RPfl am BPatG erkundigen.

Falls das so ist, könnte man wie folgt vorgehen:

• Einreichung der Nichtigkeitsklage kurz vor dem Termin zur mdl. Verhandlung im Verletzungsverfahren, Gebühren werden nicht gezahlt, Ni.klage ist aber trotzdem anhängig (und nach oft vertretener Meinung sogar rechtshängig).
• In der mdl. Verhandlung des Verletzungsverfahrens Aussetzung beantragen.
• Hoffen und Beten, dass der Rechtspfleger am BPatG nicht bis zur Entscheidung über den Aussetzungsantrag die Feststellung nach § 23 (1) Nr. 4 RPflG trifft.
• Falls dem Aussetzungsantrag stattgegeben wird, weiß man, dass man mit der Ni.klage besser fortfahren sollte.
  

Vor allem der vorletzte Punkt wäre mir aber zu viel Nervenkitzel.

 

[grond]

Ob das Bundespatentgericht dem Nichtigkeitsbeklagten die Kosten "aus einem anderen Grund" auferlegt, wage ich zu bezweifeln. Schließlich hat er ein Patent und nichts weiter als von seinem Recht auf dessen gerichtliche Durchsetzung Gebrauch gemacht.

Aber im speziellen Fall zu unrecht. Sollte man wenigstens geprüft haben, ob es da entsprechende Entscheidungen gibt.

Als einzigen weiteren Vorschlag für eine kostengünstige Vorgehensweise fällt mir ein, dem Verletzungskläger den S.d.T. zu benennen, dessenwegen das Klagepatent nichtig sein soll. Der offensichtliche Nachteil ist, dass sich der Kläger schon einmal auf die Argumente im Nichtigkeitsverfahren vorbereiten kann.

 

[Fip]

Ich habe nochmal nachgeschaut. Geht man von einem Streitwert von € 300.000,- aus, ist das Kostenrisiko der Nichtigkeitsklage ca. € 90.000,- (Doppelvertretung, beide Instanzen, wobei ich natürlich durch frühzeitige Klagerücknahme einen Großteil dieser Kosten vermeiden könnte) bei einer Verfahrensdauer von etwa 6 Jahren.

Da frage ich mich schon, ob es nicht sinnvoll wäre, dem vermeintlichen Patentverletzer dieses Risiko nur dann aufzubürden, wenn er vom Gericht auch tatsächlich als Verletzer gesehen wird, oder zumindest eine nach der ersten Instanz eingelegte Nichtigkeitsklage nicht kategorisch als verspätet anzusehen, wie es die derzeitige Praxis ist.

Ich suche nur nach einem Weg, dies prozessual zu erreichen.

 

[Das gelbe U]

@Fip: Die Problematik stellt sich doch nur aus einem Grund: Der Verletzer ist sich nicht sicher, wie das Verletzungs-Verfahren ausgeht. Wäre er sicher, hätte er keine Probleme (keine Verletzung: keine Ni-Klage, sonst schon).

Diese Sicherheit hat man manchmal bei ganz besonderen Konstellationen, aber dann eher aus Zufall, denn vom Gesetzgeber so vorgesehen (Bspw. ist eine Beschwerdewiderspruchsentscheidung einigermaßen hilfreich für einen Markenverletzungsprozess). Der Gesetzgeber geht allgemein davon aus, dass man schon selber wissen müsse, wie die eigene Sache ausgeht.

 

[Fip]

Falls das so ist, könnte man wie folgt vorgehen:

• Einreichung der Nichtigkeitsklage kurz vor dem Termin zur mdl. Verhandlung im Verletzungsverfahren, Gebühren werden nicht gezahlt, Ni.klage ist aber trotzdem anhängig (und nach oft vertretener Meinung sogar rechtshängig).
• In der mdl. Verhandlung des Verletzungsverfahrens Aussetzung beantragen.
• Hoffen und Beten, dass der Rechtspfleger am BPatG nicht bis zur Entscheidung über den Aussetzungsantrag die Feststellung nach § 23 (1) Nr. 4 RPflG trifft.
• Falls dem Aussetzungsantrag stattgegeben wird, weiß man, dass man mit der Ni.klage besser fortfahren sollte.
  

Vor allem der vorletzte Punkt wäre mir aber zu viel Nervenkitzel.

Schon der erste Punkt ist problematisch. Das LG Düsseldorf sieht eine zu kurz vor der mündl. Verhandlung eingereichte Ni-Klage als verspätet an und berücksichtigt diese nicht mehr. Was zu kurz ist, ist im Einzelfall zu beurteilen. Regelmäßig sind 4 Wochen vorher "zu kurz".

Ginge vielleicht so etwas?

• Zwischenurteil im Verletzungsstreit, dass eine Verletzung vorliegt.
• Fristsetzung für das Anhängigmachen der Nichtigkeitsklage und Stellung des Aussetzungsantrags.
• Verhandlung/Entscheidung über die Aussetzung
• Endurteil oder Aussetzungsbeschluss
  

Zusätzlich könnte man vom Verletzer verlangen, dass er dem Verletzungsgericht rechtzeitig (vor dem Zwischenurteil, so dass für Punkt 2 eine sehr kurze Frist ausreicht), eine einreichungsfertige Nichtigkeitsklage vorlegt.

 

[EQE2009-Gast]

Schon der erste Punkt ist problematisch. Das LG Düsseldorf sieht eine zu kurz vor der mündl. Verhandlung eingereichte Ni-Klage als verspätet an und berücksichtigt diese nicht mehr. Was zu kurz ist, ist im Einzelfall zu beurteilen. Regelmäßig sind 4 Wochen vorher "zu kurz".

Da der RPfl am BPatG ja erst einmal auffordert zu zahlen, ist das nicht ganz aussichtslos. Jedenfalls erhöht es den Nervenkitzel beim vorletzten Punkt.

Ginge vielleicht so etwas?

• Zwischenurteil im Verletzungsstreit, dass eine Verletzung vorliegt.
• Fristsetzung für das Anhängigmachen der Nichtigkeitsklage und Stellung des Aussetzungsantrags.

Das hatten wir doch schon in Deinem ursprünglichen Beitrag?! INMHO geht schon 1. nicht: Es steht am Ende der mündlichen Verhandlung nur die Verletzungsklage im Raum, die ist zur Entscheidung reif, es muss Endurteil ergehen. Anders ausgedrückt: Da es keinen Zwischenstreit gibt, kann es kein Zwischenurteil geben. Wäre ja noch schöner, wenn der Verletzer das Verfahren so verschleppen kann.

Andere Variante wäre:

• Höfliche Bitte an den Patentinhaber, (entgegen aller Vernunft und normaler Vorgehensweise) ausnahmsweise eine Stufenklage zu erheben
• Nach dem Grundurteil Einreichung der Ni.klage.
• Hoffen auf Vernichtung des Patents rechtzeitig vor Abschluss der zweiten Stufe.
  

Oder man sollte alternativ doch dem Mandanten verklickern, welche Risiken bestehen, wenn man keine Nichtigkeitsklage erhebt.

 

[Fip]

@Fip: Die Problematik stellt sich doch nur aus einem Grund: Der Verletzer ist sich nicht sicher, wie das Verletzungs-Verfahren ausgeht.

Dies ist nur vordergründig der Grund bzw. besser der Anlass meiner Überlegungen, nicht aber die Ursache. Die Ursache liegt im Trennungsprinzip und der damit verbundenen Problematik, dass es dem Verletzungsgericht versagt ist, von einer Rechtsbeständigkeit des Klagepatents auszugehen. Wäre dies nicht so, dann bestünde das Problem nicht. Ich könnte alles zur fehlenden Rechtsbeständigkeit im Verletzungsstreit vortragen, und wenn ich dann doch nicht verletze, dann habe ich zwar mehr als am Ende nötig getan, aber zumindest keine teure und langwierige Nichtigkeitsklage am Hals, an der ich gar nicht mehr interessiert bin.

Dass das mit dem Zwischenurteil nicht geht, leuchtet mir ein.

Was wäre von folgender Praxis zu halten?

Als vermeintlicher Verletzer lege ich dem Verletzungsgericht frühzeitig eine einreichungsfertige Nichtigkeitsklage vor und erkläre, dass die Erhebung der Nichtigkeitsklage und die Stellung eines Aussetzungsantrags beabsichtigt ist. Der Richter erlässt einen richterlichen Hinweis, dass die Kammer von einer Verletzung ausgeht und zur Berücksichtigung eines Aussetzungsantrags die Nichtigkeitsklage anhängig zu machen ist. Ein solcher Hinweis könnte unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung erfolgen. Es kann nicht mehr von einer verspäteten Erhebung der Nichtigkeitsklage ausgegangen werden, weil der Klageentwurf seit langem im Verfahren ist und der Patentinhaber ausreichend Zeit hatte, sich mit den Argumenten vertraut zu machen.