mangelnde Einheitlichkeit beim EPA

[grond]

Die mangelnde Einheitlichkeit ist immer wieder gut für Kopfzerbrechen. Vorliegend habe ich einen Recherchebericht, bei dem bei zwei Nebenansprüchen eine Druckschrift D1 bemüht wird, um zu zeigen, dass die Nebenansprüche jeweils gegenüber D1 einen Überschuss haben, der nicht durch einen gemeinsamen Erfindungsgedanken verbunden ist. Daher wurden zusätzliche Recherchegebühren gezahlt. Nun wird die Neuheit des ersten Nebenanspruchs durch eine Druckschrift D2 und die des zweiten Nebenanspruchs durch eine D3 widerlegt (naja, als Anmeldervertreter muss ich natürlich "infragegestellt" sagen...).

Ich kann ja nun schlecht argumentieren, dass die D3 übrigens auch den anderen Nebenanspruch vorwegnimmt, und die Recherchegebühr zurückfordern...

Ich brüte hier also und höre im Geiste, wie sich der Prüfer ins Fäustchen lacht...

 

[Pat-Ente]

[...]
Ich kann ja nun schlecht argumentieren, dass die D3 übrigens auch den anderen Nebenanspruch vorwegnimmt, und die Recherchegebühr zurückfordern...

Falls die D3 im ursprünglichen Recherchenbericht zitiert war, kannst Du das durchaus; da gibt es eine T-Entscheidung, kann ich bei Interesse gerne mal raussuchen ... eventuell lässt sich das ja auch auf Deinen Fall anwenden.

 

[grond]

Ich würde das ja auch machen, aber solange der Mandant nicht einsieht, dass es keinen Sinn hat, geht es nicht. Dummerweise will sich der Mandant nun genau mit der Summe der Merkmale der beiden Nebenansprüche von D2 und D3 abgrenzen, weil die Dokumente unvereinbar seien. Ist halt doof, wenn er offenbar die D3 nicht richtig gelesen hat. Aber okay, wenn der Prüfer dann feststellt, dass die D3 allein beide Nebenansprüche vorwegnimmt, sollte man wenigstens kampflos die Recherchegebühr zurückbekommen können.

 

[Pat-Ente]

Die Entscheidung, die ich meinte, ist T 0755/14 (http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140755du1.html#q=). Sie bezog sich zwar auf Unteransprüche, die a posteriori für uneinheitlich befunden werden, das sollte aber für Nebenansprüche auch gelten.

Wenn der Mandant die Merkmale der Nebenansprüche zusammenfassen will, gibt es mglw. ein Art. 123(2) Problem ...

 

[Lurchi]

Ist halt doof, wenn er offenbar die D3 nicht richtig gelesen hat.

Je nach Mandant und abhängig von deinem Verhältnis zur dortigen Patentabteilung, würde ich in Betracht ziehen, mal mit dem zuständigen Mitarbeiter zu sprechen und ihn darauf hinzuweisen, dass du dort ein Problem siehst. Normalerweise dürfte er wissen, dass er die Dokumente nur grob überflogen hat und du da wahrscheinlich tiefer eingestiegen bist. Eventuell könntest du dann auch 1-3 Vorschläge parat haben, wie man denn die Ansprüche besser abgrenzen könnte.

 

[grond]

@Pat-Ente:

Danke für die Entscheidung, vielleicht brauche ich sie nach der nächsten Bescheidsrunde!

Das 123er-Problem könnte tatsächlich drohen, ich bin hier aber eher positiv gestimmt, weil es sehr viele Ausführungsbeispiele gibt. Gegebenenfalls müsste man sich einfach nur durch Aufnahme weiterer Merkmale einschränken.


@Lurchi:

Das mache ich sonst so, hier kommt der Mandant jedoch aus Übersee und hat mal wieder auf dem letzten Drücker angewiesen. Da er auch nicht für Kommentierung/Beratung bezahlt, sehe ich mich da auch nicht so sehr in der Verantwortung. Nur ist es halt immer unangenehm, sich auch noch eine Argumentation für schwachsinnige Abgrenzungen auszudenken.